PROCESO 157-IP-2006

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2007
• Fecha de publicación: 27 Febrero 2007
• Número de registro: 157-IP-2006
• Número de Gaceta: 1469
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO Nº 157-IP-2006

Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio del artículo 134 de la misma Decisión, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno Nº 2004-0049. Actor: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Marca: DUCAL (nominativa).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI NA, San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 1541, de 25 de septiembre de 2006, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2004-0049.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 27 de octubre de 2006.

1. Las partes.

La parte actora es COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.

Se demanda a la Nación colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Asimismo, interviene como tercero interesado, OSBORNE SELECCIÓN S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos

Con fecha 21 de junio de 2002, la sociedad OSBORNE SELECCIÓN S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, presentó solicitud de registro del signo DUCAL (nominativo), para distinguir bebidas alcohólicas de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, presentando oposición al registro la COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. con base al registro de marca DUCALES en la clase 30 (harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería, galletería, confitería, helados comestibles).

La División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 01151, de fecha 28 de enero de 2003, declaró infundada la oposición y concedió el registro de marca solicitada.

LA COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, que fueron resueltos por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, que confirman la resolución de primera instancia administrativa, mediante Resoluciones Nº 020627 y 023120, respectivamente.

Así, COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. formula acción de nulidad y restablecimiento del Derecho con fecha 28 de enero de 2004.

2. Fundamentos de la Demanda.

Señala la actora que la autoridad administrativa viola la norma comunitaria, especialmente el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que el signo solicitado reproduce la marca de su propiedad DUCALES, y ambas guardan similitudes ideológicas, ortográficas y fonéticas, por lo que la solicitud de registro de marca debió haber sido denegada.

Finalmente, añade que si bien los signos sub materia no distinguen productos de la misma clase, estos productos tienen los mismos canales de comercialización, mismos medios de publicidad, están vinculados por su uso conjunto o complementario, y pertenecen al mismo género de productos (productos para el consumo humano).

2.3 Contestación a la Demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda, alegando la legalidad de los actos administrativos impugnados. Solicita denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico, por el hecho que si bien los signos sub materia presentan algunas similitudes gráficas, no distinguen los mismos productos, no están destinados a un mismo tipo de consumidor, y no poseen los mismos medios de comercialización.

Por su lado, OSBORNE SELECCIÓN S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, en su contestación a la demanda, agrega que la única figura que impediría el registro de la marca solicitada, sería el hecho que la marca registrada DUCALES fuera notoria, cosa que no sucede en el presente caso, dado que los productos que distinguen los signos no están vinculados competitivamente.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, en base a la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, interpretar, de oficio, el artículo 134 de la misma Decisión.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 486

“(...)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

1. las palabras o combinación de palabras;

2. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monografías, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

3. los sonidos y los olores;

4. las letras y los números;

5. un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

6. la forma de los productos, sus envases o envolturas;

7. cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio a que se refiere. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado.

Según la enumeración no exhaustiva de la disposición citada, podrán “constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca.” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 465).

Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de...