PROCESO 156-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 156-IP-2014

Interpretación prejudicial a solicitud del Juez consultante de los artículos 134 literales a), b) y g), 135 literales b), e) y f), 136 literal a), 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandantes: Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla. Demandado: Superintendencia de Industria y de Comercio de la República de Colombia. Marca: "Mister Pollo" (mixta). Expediente Interno: 2010-00192.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y dos (22) días del mes de abril del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 3297 del 17 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2010-00192.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

   Las Partes

   Demandantes: HUMBERTO PORTILLA MONTENEGRO Y LUIS EDUARDO CHAMORRO PORTILLA.

   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

   Terceros Interesados: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

   AVIDESA MAC POLLO S.A

   Hechos:

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   * El 28 de agosto de 2007, los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla solicitaron el registro de la marca MISTER POLLO (mixta) para distinguir servicios de restauración (alimentación) comprendidos en la Clase 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   * Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 580 y, dentro del término oportuno, las sociedades PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA y AVIDESA MAC POLLO S.A. se opusieron al registro solicitado. La primera de las sociedades mencionada manifestó que el signo solicitado resulta confundible con su marca registrada MR. POLLO (mixta) inscrita para proteger productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza; mientras que la segunda sociedad indicó que el signo solicitado obedece a un término descriptivo y genérico de los productos que pretende identificar.

   * Dentro del término concedido, los solicitantes dieron respuesta a las oposiciones presentadas por las sociedades PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA y ADIVESA MAC POLLO S.A.

   * Mediante Resolución 31511 de 26 de junio de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. por considerar que la marca solicitada MISTER POLLO (mixta) no obedece exclusivamente a una expresión descriptiva. Asimismo, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA, al juzgar que entre el signo solicitado y la marca registrada MR. POLLO (mixta), que protege productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, existe identidad ortográfica, fonética y conceptual, lo que generaría riesgo de confusión en el consumidor y asociación respecto a los productos y servicios que identifican. Por tales razones, negó el registro de la marca MISTER POLLO (mixta), solicitada por Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla.

   * Los solicitantes, Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla, interpusieron recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución 31511 de 26 de junio de 2009.

   * Por Resolución 41115 de 19 de agosto de 2009, se resolvió el recurso de reposición planteado y se confirmó la Resolución 31511 de 26 de junio de 2009.

   * Por Resolución 55609 de 29 de octubre de 2009, se resolvió el recurso de apelación interpuesto y se confirmó la Resolución 31511 de 26 de junio de 2009.

   * Los solicitantes, Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla, presentaron ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 31511 (26 de junio de 2009), 41115 (19 de agosto de 2009) y 55609 (29 de octubre de 2009), emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

   * El Representante de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contestó a la demanda incoada.

   * En el expediente no obran las contestaciones de las sociedades PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA y AVIDESA MAC POLLO S.A.

   * Mediante providencia del 22 de septiembre de 2014, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   + Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

   Los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla en su escrito de demanda expresan, en lo principal, los siguientes argumentos:

   * Enuncian que el 9 de julio de 1984, los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla, mediante escritura pública 660 constituyeron la sociedad Chamorro Portilla "Chapor", con el objetivo de comercializar todo tipo de productos alimenticios, mediante restaurantes, servicio a domicilio, discotecas, bares, salones de eventos, drive thru, club infantil y juvenil.

   * Que mediante escritura pública 255 de 20 de febrero de 2004, la Sociedad Chamorro Portilla "Chapor" cambió su nombre a Chamorro Portilla Ltda.

   * Que a nombre de la sociedad Chamorro Portilla Ltda. se encuentran matriculados los establecimientos de comercio "Restaurantes Mister Pollo" y "Mister Pollo Unicentro" con fecha 23 de marzo de 1982 y de 27 de octubre de 2009, respectivamente.

   * Que adicionalmente los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla, de manera independiente han distinguido servicios de restaurante. El señor Humberto Portilla Montenegro, del restaurante "Mister Pollo Centro" inscrito en el Registro Mercantil desde el 22 de julio de 2002 y el señor Luis Eduardo Portilla Chamorro, inscrito en el Registro Mercantil desde el 25 de agosto de 1980, es propietario de los establecimientos de comercio "Restaurante Mister Pollo Sur", "Rancho Mister Pollo" y "Mister Pollo la Colina".

   * Que el nombre comercial con el que los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla, han distinguido su actividad comercial bajo el signo "MISTER POLLO" para la prestación de servicios de restaurantes, cafeterías y bares en el mercado durante más de 25 años. El uso lo efectuaron a través de la sociedad Chamorro Portilla Ltda., así como a título personal.

   * Que durante estos 25 años, los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla han ejercido su actividad comercial en el mercado, logrando un particular y alto reconocimiento de calidad por parte del público consumidor, debido a su aunada labor de publicidad desarrollada que han logrado que sea un restaurante tradicional en la ciudad de Pasto.

   * Mantienen que el signo solicitado MISTER POLLO (mixto) es susceptible de representación gráfica y goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios de restaurantes en el mercado, tal como lo ha hecho más de 25 años en Colombia.

   * Refieren que los signos en conflicto MR. POLLO (mixto) y MISTER POLLO (mixto) no sólo se encuentran conformadas por dichas expresiones, sino que además están compuestos por un elemento gráfico que por sus características particulares resulta determinante en las aludidas marcas debido a que permite distinguir en el mercado productos y servicios de diferente naturaleza, sin lugar a confusión en los consumidores.

   * Sostienen que los términos MISTER POLLO son expresiones de uso común, inapropiables por parte de un solo empresario en el mercado.

   * Señalan que los productos y servicios protegidos por las marcas confrontadas están incluidos en diferentes clases del nomenclátor, tienen distintos canales de comercialización, diferentes medios de publicidad, no existe relación o vinculación entre ellos y tampoco se presenta la complementariedad.

   * Argumentan que para el consumidor será fácil diferenciar el origen empresarial de los productos y servicios distinguidos con las marcas MR. POLLO y MISTER POLLO, toda vez que la sociedad PRONACA se caracteriza en el mercado porque sus marcas comparten una forma similar entre ellas, es decir, pertenecen a una familia de marcas, lo cual permite que el consumidor asocie los productos con un mismo origen empresarial.

   * Aducen que los solicitantes son titulares del nombre comercial MISTER POLLO desde 1984, lo que demuestra no solo un mejor derecho sobre la marca solicitada, sino que además evidencia que dicho signo ha estado en el mercado más de 25 años sin causar confusión en los consumidores.

   + Argumentos de la Contestación a la demanda contenciosa administrativa (Superintendencia de Industria y Comercio).

   La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   * Manifiesta que el signo MISTER POLLO (mixto), si bien es susceptible de representación gráfica, carece de distintividad por cuanto al efectuar el examen comparativo con la marca registrada MR. POLLO (mixta), se aprecian...