PROCESO 156-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 156-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 9314-NRG. Actor: C.H. BOEHRINGER SOHN. Marca denominativa: “NIFATIN”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de septiembre de 2005.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: C.H. BOEHRINGER SOHN.

   Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

   Tercero interesado: NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA S.A. NIFA S.A.

   B. datos RELEVANTES.

   La sociedad C.H. BOEHRINGER SOHN, a través de apoderado y en ejercicio del Recurso de Plena Jurisdicción o Subjetivo, solicita que se declare la ilegalidad de la Resolución N° 979913 de 2 de abril de 2002, expedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual rechazó las oposiciones presentadas por C.H. BOEHRINGER SOHN y ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA y concedió el registro del signo denominativo “NIFATIN”.

   1. Los hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados allegados con la misma, se encuentran los siguientes:

      1. MIGUEL EDUARDO GARCÍA ACOSTA solicitó el 28 de febrero de 2001 ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI, el registro del signo denominativo “NIFATIN” para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. El 27 de abril de 2001 la sociedad C.H. BOEHRINGER SOHN presentó oposición al registro del signo denominativo “NIFATIN”, con base en la marca denominativa “NIFLAMIN”, para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. El 3 de mayo de 2001, ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA presentó oposición al registro del signo denominativo “NIFATIN”, con base en la marca “NIFEDIN”, para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      4. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución N° 979913 de 2 de abril de 2002, mediante la cual resolvió rechazar las oposiciones presentadas por C.H. BOEHRINGER SOHN y ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA y concedió el registro de la marca denominativa “NIFATIN”.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora sostiene como fundamento de su demanda los siguientes planteamientos:

      1. Los signos “NIFLAMIN” y “NIFATIN” son evidentemente similares y protegen productos de la misma naturaleza y clase; por lo tanto, con la Resolución N° 979913 se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      2. Los dos signos se confunden en los aspectos, visual, gráfico y fonético – auditivo. El signo solicitado reproduce en el mismo orden y secuencia seis de las ocho letras que componen la expresión “NIFALMIN”, lo que hace que la percepción gráfica del conjunto sea altamente similar.

      3. El Director de Propiedad Industrial no ha utilizado los criterios adoptados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con la comparación entre marcas denominativas.

      4. Entre los dos signos la composición gramatical, la estructura grafológica, la entonación de los vocablos y la impresión de conjunto, evocan muchas más similitudes que diferencias.

   3. La contestación a la demanda.

      a. Contestación por parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

      El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual se opuso a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera:

      a. Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa.

      b. Ratifico la resolución (sic) N° 979913, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.

      c. Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

      d. Se reproduzca todo lo que en autos me fuere favorable y los demás que me franquea la Ley.

      b. Contestación por parte del tercero interesado.

      La sociedad NUEVA INDUSTRIAL FARMACEUTICA ASOCIADA S.A. “NIFA S.A.”, que según el informe del juez consultante es el único tercero interesado en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

      • El signo “NIFATIN” es suficientemente distintivo en relación con el signo “NIFLAMIN”. No presentan confusión visual, fonética e ideológica.

      • Desde el punto de vista gráfico-visual, el signo “NIFATIN” tiene como fuente de procedencia “NIFA”, razón social de la propietaria de la marca; la partícula “TIN” resulta de los elementos que caracterizan el producto. Por otro lado, “NIFLAMIN” contiene, al igual que “NIFATIN”, las tres primeras letras: N, I, F; las restantes no tienen la misma ubicación, son letras distintas y su longitud no es la misma.

      • Desde el punto de vista fonético–auditivo, al momento de pronunciar las marcas de manera conjunta no se evidencia similitud, ya que se trata de una fonética distinta producto de que no mantienen el mismo orden vocálico, especialmente en el pronunciamiento de las letras L y M.

      • Desde el punto de vista conceptual, es claro que el signo “NIFATIN” hace alusión al origen empresarial, ya que se relaciona con la sociedad NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA S.A. “NIFA S.A.” En este sentido el demandante es quien se podría aprovechar del prestigio de NIFA S.A.

      • La sociedad NIFA S.A. es reconocida en el mercado y, además, es muy normal que se registre la razón social como marca. Eso es lo que ha hecho NIFA S.A. al registrar como marca el signo “NIFATIN”.

      • Los productos que ampara el signo “NIFATIN” no son de consumo masivo sino se venden bajo prescripción médica, lo que disminuye casi totalmente el riesgo de confusión.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. También se interpretarán de oficio el literal b) del artículo 136 de dicha norma y el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa comunitaria vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo denominativo “NIFATIN” para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

4. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo marcario, comparación entre marcas denominativas, las marcas farmacéuticas y uso anterior del signo como nombre comercial.

A. Requisitos para el registro de las marcas en el régimen de la decisión 486.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus...