PROCESO 155-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 155-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b), 136 literal a), y 172 párrafo segundo de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 136 literal h), 137, 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2007-00321. Actor: COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Marca denominativa BIO-ACTIVO.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los catorce días del mes de enero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio N° 3292 de 16 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el 17 de octubre de 2014, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2007-00321.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de noviembre de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: COMPAGNIE GERVAIS DANONE.

   Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., solicitó el 12 de octubre de 2005 el registro como marca del signo denominativo BIO-ACTIVO, para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.

   2. Una vez publicado en Gaceta Oficial Nº 558, de 30 de noviembre de 2005, no hubo oposición.

   3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 11301 de 05 de mayo de 2006, concedió el registro solicitado.

   4. La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, es titular en Colombia de las marcas mixta y denominativa ACTIVIA y DANONE ACTIV, registradas bajo los certificados Nos. 249584 (clase 29) y 269158 (clase 29); también es titular en Francia de las marcas mixta y denominativa BIO DANONE y ACTIVIA, registradas bajo los certificados Nos. 1.749.028 y 99788324, para amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   5. La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, presentó demanda de nulidad contra la Resolución No. 11301 de 05 de mayo de 2006, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   6. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   7. Manifiesta, que el registro del signo denominativo BIO-ACTIVO se obtuvo de mala fe. Se desconoció la interpretación que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha realizado en este aspecto, inclusive desde la vigencia de la Decisión 344.

   8. Expresa, que para establecer la mala fe se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: identidad y similitud de los signos; la reproducción de empaques y su temática; y la imitación de las propagandas por parte de ALPINA.

   9. Agrega, que ALPINA ha tratado de bloquear la participación de DANONE en el mercado colombiano, solicitando signos que pertenecen al portafolio de propiedad industrial de ésta última y, de esta manera, competir de manera desleal.

   10. Arguye, que ALPINA tuvo muchos medios para conocer las marcas de DANONE, inclusive por la publicidad que se presenta en los canales que se transmiten por cable.

   11. Sostiene, que se inició una campaña deshonesta y parasitaria encaminada a la imitación de la marca ACTIVIA. Dicha marca es la más conocida y valiosa para DANONE. En la actualidad se comercializa en 43 países; por lo tanto, se ha convertido en el producto líder del grupo DANONE.

   12. Sostiene, que no es posible configurar la coexistencia de marcas, debido al evidente riesgo de confusión o asociación que presentan los signos en conflicto; ya que estos son confundibles en los campos visual, ortográfico, conceptual y fonético. Por lo tanto, la autoridad nacional yerra al realizar el cotejo de marcas (examinar el conjunto de los signos de manera sucesiva, teniendo en cuenta que se presentan más semejanzas que diferencias).

   13. Agrega, que los signos en conflicto están destinados a identificar los mismos productos.

   14. Indica, que le asiste el derecho de exclusividad que le otorgan sus marcas previamente registradas en Colombia y Francia. Se está desconociendo además la Convención Colombo-Francesa de 1901.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

       Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   15. Manifiesta, que la mala fe no fue demostrada dentro de la actuación surtida en la vía gubernativa.

   16. Indica, que los signos en conflicto no son confundibles en los campos visual, ortográfico, conceptual y fonético. Por lo tanto, pueden coexistir dentro de la misma clase.

   17. Expresa, que el signo solicitado cumplió con todos los requisitos legales para conceder el registro.

       Por parte del Tercero Interesado.

   18. Indica, que de ninguna manera ALPINA ha obrado de mala fe al solicitar el registro BIO-ACTIVO. Los supuestos establecidos por la Decisión 344 para la configuración de la mala fe ya no son aplicables; y si en gracia de discusión se admitieran, sería imposible evidenciar la mala fe, pues ALPINA “(…) no era al momento de efectuar el registro: i) un representante, distribuidor o usuario de DANONE; ni ii) ha tenido jamás como actividad habitual el registro de las marcas de DANONE”.

   19. Señala, que si bien existe la Convención Colombo-Francesa de 1901, de ninguna forma implica que el registro de una marca en Colombia tenga valor en Francia, y viceversa, ya que el convenio en mención no es una excepción al principio de territorialidad; éste establece que el registro de una marca está circunscrito al país donde fue otorgada. “Para que DANONE pudiera hacer valer este registro en Colombia, debió cumplir con las formalidades establecidas en el artículo 2 de la Convención en comento, como es efectuar trámites de registro al menos en alguno de los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia), de acuerdo con la Decisión 486. (…) Es decir, DANONE debió no sólo registrar la marca BIODANONE (MIXTA) en dichos países, sino darlas a conocer y usarlas para poder invocar la aplicación de la convención suscrita con Francia en 1901. (…) O al menos, debió haber presentado oposición”.

   20. Agrega, que una vez efectuado el respectivo cotejo de marcas de manera conjunta y sucesiva, los signos en conflicto no son confundibles en relación con los aspectos visual, ortográfico, conceptual y fonético.

   21. Señala, que los sufijos y prefijos ACTI y BIO son de uso común; están presentes en muchas marcas en Colombia (más de 30 marcas), para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional. Por lo tanto queda demostrado la coexistencia pacífica de las mismas.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   22. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal a), y 172 de la Decisión 486.

   23. Se hará la interpretación solicitada, pero se restringirá la del artículo 134 a su literal a), y la del artículo 172 a su segundo párrafo. De oficio, se interpretarán los siguientes artículos: 136 literal h), 137, 224, 225, 226, 228 y 229.

   24. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

h)constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción...