PROCESO 154-IP-2004

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1184
• Número de registro: 154-IP-2004
• Fecha de publicación: 07 Abril 2005
• Sección: Procesos
• Año: 2005
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

- 9 -

PROCESO 154-IP-2004

Interpretación prejudicial del artículo 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Patente: PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE INDOL. Actor: GLAXO GROUP LIMITED. Proceso Interno Nº 1998-04998.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, relativa al artículo 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 1998-04998.

El auto de 13 de enero de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1756 de 19 de octubre de 2004 y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

Demandante es la sociedad GLAXO GROUP LIMITED, y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Hechos

El 13 de mayo de 1996 GLAXO GROUP LIMITED solicitó a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la prórroga de la patente de invención “PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE INDOL”, vigente en Colombia desde el 14 de mayo de 1991 hasta el 14 de mayo de 1996.

El Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio por Resolución Nº 2314 de 28 de octubre de 1996, niega la solicitud de prórroga de patente. La actora interpuso recurso de reposición contra la mencionada Resolución, el cual fue resuelto por el mismo Superintendente, quien por Resolución 057 de 6 de enero de 1998 confirmó la Resolución Nº 2314.

De acuerdo a la demandante, posteriormente a la notificación de la Resolución, el 16 de septiembre de 1996, “… el solicitante (a) informó a dicha División que el propietario de la patente estaba haciendo todos los preparativos necesarios para sacar al mercado colombiano el producto obtenido mediante el proceso patentado, producto que estaba siendo todavía objeto de estudios clínicos con el fin de establecer su seguridad y eficacia y poder obtener el registro sanitario requerido para su comercialización en Colombia …”.

Igualmente la demandante indica que “La Superintendencia basa su Resolución de Rechazo en el hecho de que el solicitante no allegó dentro del plazo determinado por la ley los documentos que probaran la explotación de la patente requeridos mediante auto 1483 y en el hecho de que los argumentos que esgrime el solicitante como fuerza mayor para no haber dado comienzo a la explotación no constituyen fuerza mayor, ‘por cuanto bien ha podido prever dentro de este lapso la ocurrencia de las circunstancias propias de la experimentación del producto resultante del proceso que nos ocupa’”.

El 2 de diciembre de 1996, se interpuso recurso de reposición contra la Resolución 1483, en el que la demandante argumenta que lo que se pretende “… no es la concesión de la prórroga de la patente sin que se de su explotación, sino que siendo consciente de que esa falta de explotación, por causas ajenas a su voluntad, hace imposible el otorgamiento de la prórroga solicitada únicamente pretende la suspensión de los trámites de dicha prorroga hasta tanto finalicen los estudios clínicos requeridos y se obtengan los registros de comercialización correspondientes, con la esperanza de que antes de que expire el término de la prórroga de la patente pueda haberse iniciado su explotación …”.

Finalmente en la Resolución 057 la Superintendencia sostiene que “No se ha demostrado la explotación de la patente, tal y como lo reconoce el apoderado de la sociedad peticionaria, y sólo quien explota tiene derecho a que se le conceda su prórroga, no siendo relevante presentar excusas legítimas para no explotarla”.

3. Fundamento Jurídico de la demanda

La actora manifiesta que “…la Decisión 85 estaba vigente al momento de presentarse la solicitud de patente y al momento de concederse la patente el 14 de mayo de 1991 y, por consiguiente, sus disposiciones debían ser aplicadas por la Administración en el presente caso … La viabilidad de la prórroga de las patentes concedidas bajo la vigencia de la Decisión 85, así como las patentes concedidas bajo la vigencia de las Decisiones 311 y 313, ha sido reconocida expresamente por la Superintendencia de Industria y Comercio … aún cuando la Decisión 344 no consagra la prórroga de las patentes concedidas bajo su vigencia, sí se reconoce por parte de la Administración el derecho a su prórroga en el caso de patentes concedidas antes del 1 de Enero de 1994, fecha de entrada en vigor de dicha Decisión, de conformidad con las disposiciones del Artículo 29 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (sic)”.

Indica que se violó el artículo 29 de la Decisión 85 “… por cuanto no se le dio la oportunidad al titular de la patente de acreditar su explotación en el momento en que esto fuera factible, que era lo que pretendía la sociedad Glaxo Group Limited con la solicitud de suspensión de los procedimientos hasta tanto fuera posible sacar al mercado el producto obtenido mediante el procedimiento patentado”.

Sostiene que “La administración, sin tener en cuenta las razones aducidas por el titular de la patente para solicitar la suspensión del procedimiento de prórroga hasta tanto concluyeran los estudios clínicos necesarios para garantizar la seguridad y eficacia del medicamento, con el fin de proceder a obtener la necesaria autorización de comercialización para el producto, optó por negar la prórroga de patente aduciendo que no se había acreditado su explotación”, y continúa diciendo que el “… titular incurre en los costos que conlleva la solicitud de prórroga y, en aras del bien común y de la salud pública, se abstiene de poner en el mercado la invención hasta tanto se hayan agotado rigurosamente las etapas requeridas por la investigación y desarrollo de su producto, tendientes a garantizar su efectividad y seguridad, aunque ello implique una demora en la iniciación de la explotación de su patente y una menor retribución económica. Por ello no es lógico ni equitativo que se le prive del derecho a suspender el tramite de la prórroga de su patente hasta tanto le sea posible sacar su producto al mercado, máxime si con ello no se produce la violación de ninguna ley ni de ningún derecho”.

Manifiesta que: “… mientras mas largo sea el período requerido para iniciar la explotación, menor será el término de la prórroga e inclusive es posible que dicho término expire sin que el titular de la patente haya podido comenzar su explotación, en cuyo caso el riesgo y el prejuicio habrían sido asumidos de manera total por el titular de la patente, quien, repito, ha incurrido en los respectivos costos de la solicitud de prórroga”.

4. Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por cuanto carecen de apoyo jurídico y de sustento de derecho para que prosperen.

Que “… el acto administrativo impugnado … fue expedido por el Superintendente de Industria y Comercio con plena competencia para estudiar, conceder o negar la solicitud de patente de invención y sus prórrogas…”.

Indica que “Resulta claro e inequívoco que la patente de invención que nos ocupa, se concedió por los diez años previstos en la norma, inicialmente por cinco años, resulta forzoso y lógico concluir que la prórroga para los cinco años siguientes debía solicitarse antes del vencimiento de los primeros cinco años”.

Sostiene que la solicitud de prórroga fue presentada el día 13 de mayo de 1996 por parte de la demandante, con base a lo cual la oficina nacional competente expidió “… el Auto Nº 1483 reconociendo personería al apoderado y concediendo un plazo de dos meses para indicar la dirección clara y completa del lugar donde se verificaba la explotación de la patente y para acompañar copia legalizada del contrato de licencia de explotación de la patente en caso de ésta no estuviera siendo explotada … ”. La sociedad GLAXO GROUP LIMITED, el 16 de septiembre de 1996, informó que “… el propietario de la patente estaba haciendo todos los preparativos ncesarios (sic) para sacar al mercado colombiano el producto obtenido mediante el proceso patentado, producto que estaba siendo todavía objeto de estudios clínicos con el fin de establecer su seguridad y eficacia y poder obtener el registro sanitario requerido para su comercialización en Colombia, acompañando declaración rendida por el representante legal de GLAXO WELLCOME DE COLOMBIA S.A. …”.

Finalmente hace referencia a la Resolución Nº 057 en la que, en lo fundamental, se dice “… examinada la...