PROCESO 153-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 153-IP-2014

Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 71 y 73 literales a), d) y e) y 74 de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Marca: ALPES (denominativa). Demandante: sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Proceso interno 17811-2013-821.

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince.

VISTOS:

El 16 de octubre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 01 de Quito, República del Ecuador remitió a este Órgano Jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 17811-2013-821 (antes 17801-1994-1002);

El auto de 20 de noviembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el proceso.

   Demandante: sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

   Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial y Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   Tercero interesado: señor ÁLVARO PÉREZ SALAZAR.

   Hechos.

   1. El 12 de febrero de 1992, el señor ÁLVARO PÉREZ SALAZAR solicitó el registro como marca del signo ALPES (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. formuló observación sobre la base de su marca ALPINA (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Nº. 0936311 de 10 de marzo de 1994, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, concedió el registro del signo solicitado y rechazó la observación presentada.

   4. La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. impugnó la Resolución Nº. 0936311 de 10 de marzo de 1994 mediante recurso contencioso administrativo.

   5. El Oficio No. 0742-TDCA- No. 1-CCH de 7 de octubre de 2014, por medio del cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N°. 1 de Quito solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

      Argumentos de la demanda.

   6. La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. en su escrito de demanda sostuvo los siguientes argumentos:

   7. Es titular de la marca notoriamente conocida ALPINA (denominativa), registrada para productos de la Clase 32 en Ecuador y Colombia.

   8. En los hechos denuncia que el original de su observación no está en el expediente por lo que han entrado en el campo penal.

   9. Violación del artículo 81 de la Decisión 344 ya que la solicitud del registro ALPES (denominativa) no es suficientemente distintiva, por cuanto existen registros anteriores para una denominación similar y con el mismo contenido conceptual geográfico y fonético según consta en autos, por lo tanto, el signo solicitado no puede ser registrado.

   10. Violación del artículo 82 literal h) de la Decisión 344 ya que la denominación que se pretende registrar es engañosa para el público consumidor.

   11. Violación del artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344, en vista de que el signo solicitado constituye la imitación de la marca notoriamente conocida ALPINA (denominativa). Y, por lo tanto, produciría un riesgo de confusión con una marca notoria.

   12. El Director Nacional de Propiedad Industrial basa su resolución en una copia y no en el original que contiene la observación.

       Argumentos de las contestaciones a la demanda.

   13. EL DIRECTOR DE CONTROL Y REVISIÓN DE JUICIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y DELEGADO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, contesta la demanda proponiendo las siguientes excepciones:

   14. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción.

   15. Legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente.

   16. Falta de derecho del actor.

   17. Plus petitio, ya que no procede el pago de indemnización.

   18. Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción.

   19. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

   20. ÁLVARO PÉREZ SALAZAR, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda proponiendo las siguientes excepciones:

   21. Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   22. Improcedencia de la acción por haber operado la prescripción de la acción y la caducidad del derecho.

   23. Falta de derecho del actor para proponer la demanda.

   24. Legalidad y legitimidad de las acciones del Director Nacional de Propiedad Industrial.

   25. Legalidad y legitimidad de mis actuaciones.

   26. Además, manifiesta que, el signo solicitado no es idéntico ni semejante al del actor, ni constituye una imitación, reproducción, copia, traducción, transcripción total ni parcial de dicha marca. Por lo que, no se ha violado el artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344.

   27. La marca de propiedad del actor no es notoriamente conocida de conformidad con el artículo 84 de la Decisión 344.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

   28. Que, los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), 84 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   29. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

   30. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

   - De oficio: 71, 73 literales a), d) y e) y 74 de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena[1]. Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[2].

3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

   1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

   2. La marca y los requisitos para su registro.

   3. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos.

      Riesgo de confusión.

      Similitud gráfica, fonética e ideológica.

      Reglas para efectuar el cotejo entre signos.

   4. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos.

   5. Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba.

   1. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo.

   31. En vista a la existencia de confusión respecto a qué norma debe ser aplicada al caso concreto, el Tribunal interpretará el presente tema.

   32. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.

   33. Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de marca.

   34. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

   35. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC).

   36. En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del...