PROCESO 153-IP-2005

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1284
• Fecha de publicación: 13 Enero 2006
• Número de registro: 153-IP-2005
• Sección: Procesos
• Año: 2006

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PROCESO 153-IP-2005

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con base en la solicitud presentada porel Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: HALITOS.Actor:PARKE, DAVIS & CO. LIMITED.Proceso interno Nº 1998-05215.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, relativa a los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 1998-05215.

El auto de 5 de octubre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio Nº 1336 de 5 de agosto de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

Demandante es la sociedad PARKE, DAVIS & CO. LIMITED y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero interesado es la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A.

2. Hechos

El 20 de noviembre de 1989 la sociedad ATILA DE COLOMBIA solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo HALITOS para distinguir productos de la Clase 30. (Clasificación Internacional de Niza, clase 30: Café, te, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 367 de 6 de marzo de 1992 al que presentó observaciones la sociedad PARKE, DAVIS & CO. LIMITED con base en el registro de la marca HALLS para distinguir productos también de la Clase 30.

Por Resolución Nº 10092 de 18 de abril de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación y concedió el registro de la marca HALITOS a favor de ATILA COLOMBIA S.A., “… sin tener en cuenta que la sociedad PARKE, DAVIS & CO. LIMITED es titular de varias marcas registradas en diversa clases y en la Clase 30 Internacional que contienen la palabra HALLS” como refiere la consultante.

La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, argumentando “ …a) La igualdad gráfica, fonética y conceptual entre la marca HALITOS de ATILA y la marca HALLS de mi mandante; b) La marca solicitada reproduce cuatro (4) de las cinco (5) letras que componen la marca de mi mandante, ya que el solicitante simplemente convirtió la marca de mi mandante en un diminutivo, lo cual no le otorga suficiente distintividad y novedad frente a la marca registrada; c) La marca HALITOS fue solicitada en Clase 30, que es la misma Clase 30 en la que está registrada la marca de mi mandante; d) De permitirse la coexistencia de las marcas, se le causaría confusión al consumidor quien sería inducido a error, y se le causarían graves perjuicios por ser productos alimenticios …”. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 30519 de 28 de noviembre de 1997, confirmó la Resolución impugnada y el segundo por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que por Resolución 1126 de 15 de mayo de 1998, también confirmó la Resolución Nº 10092, quedando así agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora después de realizar una exposición sobre los argumentos emitidos por las diferentes instancias de la Superintendencia de Industria y Comercio en las Resoluciones objeto de nulidad, indica que se violó el artículo 81 de la Decisión 344, toda vez que “… la marca solicitada HALITOS al ser fonética y gramaticalmente similar a HALLS y al ser un diminutivo de ella, presenta semejanzas que la hacen imposible de cumplir con su función de distinguir los productos que ampara con los productos HALLS, y al no cumplir con éste requisito, el signo HALITOS se convierte en irregistrable … “.

Dice que también se violó el artículo 83 literal a) de dicha Decisión ya que “… la raíz de la marca solicitada es idéntica a la de la marca registrada, y el sufijo constituye el diminutivo de HAL … Esta comparación nos demuestra que las marcas si son similarmente confundibles entre sí desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual y por lo tanto le crearán al público consumidor un riesgo de confusión que lo inducirá a error al momento de adquirir el producto …”. Sostiene que “ … al ser los productos amparados por ambas marcas de la Clase 30, al público consumidor … se le creará confusión directa e indirecta, tanto de los productos en sí mismo, como de su origen, ya que pensara que aquellos que distinguen con la marca HALITOS, forman parte de una nueva línea de productos de mi Representada, y los adquirirá confiado en que éstos son fabricados por ella ….”

Sostiene también que se violó el literal d) del artículo 83 de la misma Decisión 344 debido a que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, no se tomó en cuenta “… el carácter de notoriedad de la marca de mi representada HALLS en el mercado colombiano para distinguir productos alimenticios, especialmente DULCES …” y que la Decisión 313 vigente en el momento de presentarse las observaciones “… no reglamentaba los criterios que deberían ser tenidos en cuenta para demostrar el carácter de notoriedad de una marca, queriendo decir esto que se debía aplicar la legislación interna sobre derecho probatorio … HALLS, aplicó la legislación interna sobre medios probatorios … mi representada sí trató de probar la notoriedad de la marca HALLS. Pero tanto la División de Signos Distintivos como el Superintendente Delegado no lo tuvieron en cuenta … “. Concluye diciendo que “… la marca HALLS es NOTORIAMENTE CONOCIDA en el mercado de productos alimenticios a nivel nacional, por cuanto han sido ampliamente difundidas dentro del consumidor, goza de protección especial por parte de la ley … siendo la marca HALITOS una reproducción de la marca notoria HALLS … incurre en las causales de irregistrabilidad consagradas en el literal d) del art. 83 de la Decisión 344 …”.

4. Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “… no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Igualmente dice que estas Resoluciones se expidieron: “… legal y válidamente … declarando infundada la observación presentada por la Sociedad Parke Davis & Co Limited y en su lugar, concediendo el registro de la marca ‘HALITOS’ para … la clase 30”.

Después de citar jurisprudencia del Tribunal Andino, la demandada, dice que: “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate, se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos y por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio … En consecuencia, la marca ‘HALITOS’ para la clase 30 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria …”.

Sobre la supuesta violación del literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 dice que: “ … no tiene la vocación de prosperar habida cuenta que la marca ‘HALITOS’ es novedosa (sic), suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica como lo prevé el artículo 81 de la misma Decisión”.

Finalmente sobre la supuesta notoriedad de la marca HALLS dice que: “ … no existe confundibilidad entre las marcas comparadas, no es dable su análisis. Adicionalmente, es claro e inequívoco que a la luz del artículo 84 de la ...