PROCESO 152-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2364105-17462500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 152-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y h) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: KLAYSA (denominativa).

Demandante: PEPSICO, INC.

Proceso interno: 2013-00126-00.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 1029 de 9 de abril de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, República de Colombia, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y h), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2013-00126-00.

El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: PEPSICO, INC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia.

Tercero interesado: GERMÁN GAVIRIA S. Y CIA. LTDA. DISTRIMOTOS

Hechos.

* El 9 de diciembre de 2010, Germán Gaviria S. y Cía. Ltda. Distrimotos (en adelante, Distrimotos) solicitó el registro de la marca KLAYSA (denominativa) para distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conserva, congeladas, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos , leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, productos comprendidos en la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* La citada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 625, página 68.

* Pepsico Inc. formuló oposición contra el registro de la marca solicitada, con fundamento en la titularidad de los registros previos de las marcas LAY'S (mixtas) para distinguir productos en las Clases 29 y 30.

* El 28 de julio de 2011, mediante Resolución 40506, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la marca KLAYSA (denominativa), declarando infundada la oposición presentada por Pepsico Inc.

* El 30 de agosto de 2011, Pepsico Inc. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 40506.

* El 30 de noviembre de 2011, mediante Resolución 70106, la Directora de Signos Distintivos de la SIC confirmó la Resolución 40506.

* El 26 de septiembre de 2012, mediante Resolución 55865, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución 40506.

* Pepsico Inc. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 40506, 70106 y 55865.

* El 2 de marzo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y h), 137 y 172 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

PEPSICO INC. interpuso demanda en la que manifiesta que:

* La marca KLAYSA (denominativa) resulta ser similarmente confundible con las marcas LAY'S (mixtas), de las cuales es titular, en razón de los signos, y en la medida que se dirigen a identificar los mismos productos de la Clase 29. La marca KLAYSA (denominativa) puede resultar apta para causar riesgo de confusión, de asociación, dilución y aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas notorias LAY'S (mixtas). En este sentido, se violó el artículo 136, literal h) de la Decisión 486, toda vez que la entidad demandada a través de los actos administrativos acusados, concedió el registro de la marca KLAYSA (denominativa) a pesar de la existencia del signo LAY'S, notoriamente conocido en los países miembros de la Comunidad Andina.

* Ambas marcas presentan semejanzas ortográficas y visuales, las cuales impiden que se concluya la ausencia de riesgo de confusión alegada por la Dirección de Signos Distintivos. La marca solicitada KLAYSA (denominativa), es una reproducción total de las marcas LAY'S (mixtas), de las cuales es titular, pues ambas comparten las mismas cuatro letras en su estructura fonética, en la misma posición dentro de la palabra.

* La pronunciación de las marcas enfrentadas es casi idéntica, dada la reproducción total de la marca LAY'S. Como se puede observar, la sílaba tónica de KLAYSA es KLAY, dado que es la sílaba que se pronuncia con una entonación más aguda que la segunda sílaba. La presencia de la consonante K unida al prefijo LA, no otorga un sonido autónomo a la pronunciación de la misma, desde la perspectiva del consumidor. Similar situación ocurre con la vocal A al final de la denominación KLAYSA.

* La SIC no cotejó los signos enfrentados bajo los parámetros establecidos, al no cotejar las expresiones de manera sucesiva, sino comparándolas de manera simultánea, como si el consumidor aplicara en su cotidianidad una clasificación y diferenciación de estructuras gramaticales. Adicionalmente, la SIC ignoró el parámetro de comparación que indica que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre los signos enfrentados.

* A través de Productora Nacional de Alimentos Pronal S.A., sociedad en reestructuración de cuya Junta directiva es miembro Germán Gaviria Santacoloma, se comercializa en el mercado productos bajo la denominación LAY'S, en empaques idénticos a los utilizados en la imagen comercial de los productos identificados con las marcas LAY'S (mixtas), conducta con la cual se infringen sus derechos, no solo sobre dichas marcas, sino también sobre los diseños registrados a su nombre. La configuración de actos de mala fe resulta clara en la conducta de Distrimotos, al pretender generar confusión en el mercado para obtener provecho de la reputación comercial de dichas marcas.

Argumentos de la contestación a la demanda.

La SIC presenta contestación a la demanda manifestando que:

* Pepsico Inc. no puede asegurar, como lo hizo en su demanda, que la SIC no tuvo en cuenta que las marcas en disputa utilizan un diseño muy similar, pues tal como se evidencia en el proceso surtido, la similitud alegada fue advertida y evaluada por la SIC con anterioridad al otorgamiento del registro de la marca KLAYSA (denominativa).

* En el examen de confundibilidad, en cuanto al aspecto visual y ortográfico, se observa que pese a que dentro de las estructuras gramaticales de las marcas enfrentadas se comparten vocales y consonantes, las mismas son disímiles, dejando ver una estructura particular en cada conjunto, al igual que su pronunciación diferente.

* Se evidencia que el signo concedido presenta una composición silábica más extensa, confiriendo una pronunciación diferente, permitiendo la diferenciación gramatical y fonética de los signos. Frente al aspecto visual, las marcas enfrentadas contienen un diseño diferente en su presentación al público, no presentando semejanza alguna y permitiendo su coexistencia en el mercado.

* El signo solicitado KLAYSA (denominativo) no contiene semejanzas ni ortográficas, ni gráficas, ni fonéticas, con el signo opositor y además goza de suficiente distintividad en el mercado, permitiendo la coexistencia y sin generar riesgo de confusión en el público en cuanto a los productos o a su origen empresarial.

* En el presente caso, dentro de los antecedentes administrativos no existe prueba alguna que le permitiera a Pepsico Inc. acreditar la notoriedad o el fuerte posicionamiento de su marca en el mercado, por lo que resulta improcedente alegar la notoriedad en sede judicial, por cuanto ésta debe ser probada por quien la alega.

* La SIC debe analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar la presunta mala fe en la obtención del registro de la marca KLAYSA (denominativa). En este punto, resulta pertinente resaltar que, al igual que la notoriedad de la marca, dentro de los antecedentes administrativos no existe prueba alguna que le permitiera a la SIC evidenciar la presunta mala fe por parte de Distrimotos, por lo que argumentar en sede judicial este elemento resulta improcedente.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

DISTRIMOTOS presentó contestación a la demanda manifestando que:

* En los signos en conflicto no hay identidades ni semejanzas que enerven el registro otorgado. Entre las marcas LAY'S y KLAYSA no hay ningún tipo de semejanza que imponga la irregistrabilidad de esta última.

* Distrimotos en ningún caso ha ejecutado actos de competencia desleal contra la accionante, así como tampoco este argumento fue expuesto dentro de la oposición propuesta. En consecuencia, resulta improcedente proponer nuevas violaciones a disposiciones legales en sede judicial.

* INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

* Que, los artículos 136 literales a) y h), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad...