PROCESO 152-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 152-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal; y, 45 de la Decisión 486; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: GENENTECH, INC. Patente: HER 2 ANTIBODY COMPOSITION. Expediente Interno: CAS. 17625-2013.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 262-2014-SCS-CS del 23 de septiembre del 2014, recibido vía correo certificado el 16 de octubre del 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno CAS. 17625-2013.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: GENENTECH, INC. (Estados Unidos de América)

      Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú

   2. Hechos:

   1. El 22 de julio del 2005, GENENTECH, INC. (Estados Unidos de América) solicitó patente de invención para “HER 2 ANTIBODY COMPOSITION”, cuyos inventores son Yung-Hsian Kao y Martín Yanderlaan, la cual consta de 23 reivindicaciones.

   2. El 6 de junio del 2006, se otorgó la Orden de Aviso 552-2006, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial “El Peruano” el 6 de septiembre de 2006.

   3. El 10 de diciembre del 2007, el examinador emitió el Informe Técnico OV 09-2007, en el cual señala como conclusiones que las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con el requisito de claridad, según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486; y que la reivindicación 23 no es patentable de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, inciso d), de la misma Decisión.

   4. El 18 de febrero y 4 de marzo del 2008, GENENTECH, INC. dio respuesta al Informe Técnico OV 09-2007, indicando que adjunta un nuevo pliego de 23 reivindicaciones y efectúa ciertas precisiones.

   5. El 14 de noviembre del 2008, el examinador emitió el Informe Técnico OV 09-2007/a, en el que señala como conclusiones que las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 y que la reivindicación 23 no es susceptible de patentarse por referirse a un uso, en virtud de lo establecido en el artículo 14 de la citada Decisión.

   6. Mediante Resolución 1608-2008/DIN-INDECOPI del 23 de diciembre del 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención para COMPOSICIÓN DE ANTICUERPO HER2 solicitado por la recurrente, al considerar que las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 y la reivindicación 23, referida a un uso, no es patentable de acuerdo con lo establecido por el artículo 14 de la misma norma comunitaria y su interpretación en la sentencia emitida en el Proceso 89-AI-2000, que sólo considera patentables las invenciones referidas a productos o procedimientos, no los usos.

   7. El 23 de enero del 2009, GENENTECH, INC. interpuso recurso de apelación adjuntando un nuevo pliego de 15 reivindicaciones.

   8. Mediante proveído del 18 de febrero del 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías concedió a la recurrente el plazo de 2 días para que argumente las cuestiones de puro derecho y/o una interpretación distinta de las pruebas producidas, bajo apercibimiento de tenerse por no presentado el recurso de apelación. Este requerimiento se dispuso bajo la consideración de que no es posible incorporar en la segunda instancia cuestiones controvertidas no discutidas en primera instancia y, por lo tanto, el recuro de impugnación no puede encontrarse sustentado en un nuevo pliego de reivindicaciones.

   9. Mediante proveído del 3 de marzo del 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo por no presentado el recurso de apelación del 23 de enero del 2009 al haber verificado que no se cumplió con el mandato del 18 de febrero del 2009.

   10. El 7 de abril de 2009, GENENTECH, INC., interpuso recurso de apelación contra el proveído del 3 de marzo de 2009, solicitando la nulidad del mismo.

   11. Mediante Resolución 3448-2009/TPI-INDECOPI del 21 de diciembre del 2009, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió confirmar el proveído del 3 de marzo del 2009. Como sustento señala que el recurso de apelación del 23 de enero del 2009 se basó únicamente en la presentación de un nuevo pliego de reivindicaciones y no en cuestiones de puro derecho y/o diferente interpretación de las pruebas aportadas en la primera instancia; por tanto, no existían argumentos ni documentos que pudieran ser revisados, ya que de evaluar el nuevo pliego, se estaría emitiendo un pronunciamiento sobre cuestiones no analizadas previamente.

   12. El 29 de marzo del 2010, GENENTECH, INC. interpuso demanda contencioso administrativa contra el INDECOPI y el Procurador de la República encargado de los asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros , postulando como pretensiones: i) se declare la nulidad de la Resolución 3448-2009/TPI-INDECOPI, que confirmó el proveído del 3 de marzo del 2009, que no concedió el recurso de apelación que interpusiera contra la Resolución 1608-2008/DIN-INDECOPI y de todo lo actuado hasta incluso el proveído del 3 de marzo del 2009; ii) se ordene a la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías conceda en todos sus extremos la apelación planteada contra la Resolución 1608-2008/DIN-INDECOPI, con la cual se incorporó un nuevo pliego de 15 reivindicaciones; y, iii) se ordene al Tribunal del INDECOPI acepte la incorporación del nuevo pliego de reivindicaciones y se pronuncie sobre él.

   13. El Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, dictó sentencia el 14 de diciembre del 2011 mediante Resolución 14, declarando infundada la demanda.

   14. El 6 de enero del 2012, GENENTECH, INC. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

   15. El 13 de agosto del 2013, la Tercera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó sentencia de vista mediante Resolución 25, confirmando la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda.

   16. El 10 de octubre del 2013, GENENTECH, INC. interpone recurso extraordinario de casación contra la sentencia de vista emitida el 13 de agosto del 2013.

   17. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno CAS. 17625-2013

   3. Argumentos de la demanda:

   18. Como sustento de la demanda, GENENTECH, INC. manifestó lo siguiente:

       - La normativa andina tiene rango de Tratado y el Perú está obligado a cumplirla.

       - La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina concede al solicitante de una patente la facultad de modificar la solicitud, incluida sus reivindicaciones, en cualquier momento del trámite, en primera o en segunda instancia hasta antes de agotarse la vía administrativa.

       - La autoridad administrativa, tanto el Tribunal del INDECOPI en la Resolución 3448-2009/TPI-INDECOPI como la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, violan el debido procedimiento administrativo e incumplen las obligaciones del Perú como parte de la Comunidad Andina al negarse a admitir la modificación de reivindicaciones de una patente en un recurso de apelación.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   19. El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

       - La posibilidad de presentar una modificación a través de la presentación de nuevas reivindicaciones, vía recurso de apelación, no se desprende de la norma comunitaria contenida en el artículo 34 de la Decisión 486, sino que se trata de un tema estrictamente procesal que dependerá del derecho interno de cada país, pudiendo incluso variar de un país a otro sin que ello implique una afectación o vulneración a lo establecido en dicha norma.

       - El artículo 34 de la Decisión 486 señala que el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Ello significa que el solicitante de una patente puede presentar nuevos pliegos reivindicatorios – en respuesta, la mayoría de veces, de las objeciones contenidas en los informes técnicos respectivos – ante la primera instancia administrativa hasta antes de la emisión de la resolución por parte de la Dirección.

       - Si la patente de invención solicitada es denegada parcialmente o en su totalidad por no cumplir con los requisitos que exige la Ley, no cabe interponer recurso de apelación sustentándolo en un nuevo pliego de reivindicaciones. Ello debido a que ese nuevo pliego no está cuestionando la decisión adoptada por la Dirección (primera instancia administrativa), sino que se está reemplazando un pliego observado por uno completamente nuevo – aun cuando no implique una ampliación – que no ha sido materia de análisis por la primera instancia.

       - La Decisión 486 establece en su artículo 75 que una patente concedida podrá ser anulada de oficio por la autoridad nacional competente (en este caso, el INDECOPI) si es que se configuran las causales de nulidad absoluta...