PROCESO 152-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 152-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: UNILEVER, N.V. Marca: “SOLERO” (nominativa). Proceso interno N° 2003-00232.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 26 de agosto del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de nueve de septiembre del dos mil cinco.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes

   Actúa como demandante la sociedad UNILEVER N.V., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Se considera como tercero interesado a la sociedad CERVECERIA POLAR C.A.

   1.2. Actos demandados

   La interpretación se plantea en razón de que la sociedad UNILEVER N.V., por intermedio de apoderada, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

   - Nº 28279, de 30 de agosto del 2002, emitida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, mediante la cual se negó el registro de la marca “SOLERO” solicitado por la sociedad UNILEVER N.V., para proteger productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza;

   - Nº 39061, de 29 de noviembre del 2002, emitida por la misma Autoridad, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el accionante, confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28279 y, concedió además el respectivo recurso de apelación; y,

   - Nº 42354, de 27 de diciembre del 2002, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E) de la aludida Dependencia, a través de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la decisión contenida en la Resolución No. 28279 ya referida.

   Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de lo anterior, se restablezca su derecho y se conceda el registro de la marca “SOLERO” (nominativa).

   1.3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 12 de febrero del año 2002, la sociedad UNILEVER, N.V. presentó solicitud para obtener registro de la denominación “SOLERO” (nominativa), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase Nº 32 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

   - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 514, de 22 de marzo del 2002, no habiendo sido presentadas oposiciones contra ella.

   - El 30 de agosto también del 2002, la Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución Nº 28279, por medio de la cual negó el registro de la expresión SOLERO, con fundamento en la existencia del registro de la marca “SOLERA” de propiedad de CERVECERIA POLAR C.A., destinada a amparar productos comprendidos en la misma clase 32.

   - La sociedad solicitante del registro, dentro del término legal respectivo, presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, contra de la Resolución Nº 28279.

   - El 29 de noviembre del 2002, la misma Dependencia resolvió el recurso de reposición, por medio de Resolución Nº 39061, por la cual confirmó en todas sus partes la resolución inicial.

   - El 27 de diciembre del mismo año, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), resolvió a su vez el recurso de apelación, mediante Resolución Nº 42354, confirmando, así mismo, lo decidido en la Resolución Nº 28279.

   b) Escrito de demanda

   La sociedad UNILEVER N.V. manifiesta, que el 12 de febrero del 2002 solicitó el registro de la denominación “SOLERO” (nominativa) como marca destinada a amparar productos de la clase internacional 32; que luego de publicado el extracto de esa solicitud, no fueron presentadas oposiciones por parte de terceros.

   Señala también, que mediante la Resolución Nº 28279, de 30 de agosto del 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la denominación solicitada, con fundamento en el registro previo de la marca “SOLERA” Nº 108896, de propiedad de CERVECERIA POLAR C.A., concedido para distinguir productos también comprendidos en la Clase 32 Internacional, con vigencia hasta el 8 de mayo del 2010.

   Puntualiza que planteó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución Nº28279. Sobre esta base, la misma Superintendencia emitió, como ha sido ya enunciado, la Resolución Nº 39061, de 29 de noviembre del 2002, por la cual se resuelve el recurso de reposición, se confirma la resolución impugnada y se concede el recurso de apelación.

   Precisa, asimismo, que la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), a través de la Resolución 42354 de 27 de diciembre del 2002, resolvió el recurso de apelación y, confirmó la Resolución 28279.

   Argumenta que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que la Superintendencia ignoró las significativas diferencias que se presentan entre la marca solicitada y la marca registrada, pues además de generar cada una de ellas un impacto visual diferente, su significado es completamente distinto, lo cual permite que el consumidor las recuerde de manera independiente.

   Con base en jurisprudencia vertida por este Tribunal (Proceso 9-IP-94), deduce que el consumidor de los productos de la Clase 32 es un “consumidor selectivo”, ya que se detiene a analizar cuál es el producto que desea consumir y, por tanto, no es probable deducir riesgo de confusión alguno sobre el producto mismo o sobre su procedencia. Prueba de ello, argumenta, es que la sociedad CERVERCERIA POLAR C.A., titular de la marca SOLERA (mixta) y principal interesada en evitar que terceros soliciten el registro de marcas confundibles con las suyas, previamente registradas, no presentó escrito de oposición contra la solicitud de registro la marca ”SOLERO”, aceptando la coexistencia pacífica entre esta marca y la marca “SOLERA”.

   Considera también, que al ser titular del registro de la marca “SOLERO” en las Clases 29, 41 y 43, el consumidor al observarla la relacionará inmediatamente con los productos comprendidos en dichas clases y no con la marca “SOLERA”.

   Alude, además, la violación del artículo 134 de la Decisión 486, expresando que la marca “SOLERA” (mixta) al estar conformada por elementos adicionales como son las palabras CERVEZA POLAR y el diseño de la etiqueta, no producirá confusión en el consumidor, ya que éste la relacionará de inmediato con la sociedad CERVERCERIA POLAR C.A. ampliamente conocida en el mercado de las cervezas.

   Finalmente y, con base en Jurisprudencia sentada por este Tribunal en el proceso 9-IP-94, concluye subrayando, en síntesis, que “el signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo, sino en cuanto se pueda llevar a confusión con el público”.

   c) Contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, en su...