PROCESO 151-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 151-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136 literal a), 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú. Expediente Interno Nº 2528-2013. Actor: UNIÓN DE CERVECERÍAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Marca denominativa KRYSTALGRAN.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, a través del Oficio No. 263-2014-SCS-CS de 23 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 16 de octubre de 2014 vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por Auto de 3 de diciembre de 2014.

Que, con auto de 30 de octubre de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decidió aceptar el impedimento presentado por el Señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, de acuerdo con lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto de este Tribunal.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Recurrente: UNIÓN DE CERVECERÍAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

   Partes contrarias: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

   HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC.

   Hechos:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC., solicitó el 06 de noviembre de 2001, el registro como marca del signo denominativo KRYSTALGRAN, para amparar los siguientes productos de la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza: “granulados de poliuretano termoplástico para extrusión, moldeado por inyección y producción de películas”.

   2. El 01 de marzo de 2002, la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., formuló oposición con base en:

      – Marca notoria CRISTAL, la cual ha sido reconocida por las Resoluciones Nos. 0053559-95INDECOPI/OSD de fecha 16 de mayo de 1995, y 007034-95 INDECOPI/OSD de fecha 19 de junio de 1995. Fueron confirmadas mediante Resoluciones No. 229-96 INDECOPI/TRI de fecha 27 de febrero de 1996, y No. 230-96-INDECOPI/TRI de fecha 27 de febrero de 1996, y reafirmada con la Resolución No. 017204-97 INDECOPI/OSD de 16 de diciembre de 1997.

      – Marca y Lemas Comerciales, registrados en Perú como consecuencia de la notoriedad de la marca mixta CRISTAL: CRISTAL Y ETIQUETA (Clase 42, certificado No.014747); denominativa CRISTAL DRY (Clase 32, certificado No. 96134); CRITAL (Clase 35, certificado No. 8889); denominativa CRISTAL (Clase 27, certificado No. 88137); mixta CRISTAL Y ETIQUETA OVAL (Clase 3, certificado No. 73577); mixta CRISTAL Y LOG (Clase 16, certificado No. 67343); entre otros.

   3. El 28 de junio de 2002, la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI, mediante la Resolución No. 007127-2002/OSD-INDECOPI, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado.

   4. El 25 de julio de 2002, la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., presentó recurso de apelación contra el anterior Acto Administrativo.

   5. El 13 de noviembre de 2002, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1045-2002/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 007127-2002/OSD-INDECOPI.

   6. La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., interpuso demanda de impugnación de la resolución administrativa contra las resoluciones anteriormente citadas.

   7. La Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Cincuenta de 24 de junio de 2010, declaró fundada la demanda, nulos los actos administrativos demandados, y en consecuencia ordenó que se deniegue y cancele el registro de la marca KRYSTALGRAN.

   8. El INDECOPI, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   9. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia de 27 de agosto de 2012, confirmó la sentencia apelada.

   10. El INDECOPI, presentó recurso extraordinario de casación contra la anterior sentencia.

   11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       1. Argumentos de la demanda.

       La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   12. Manifiesta, que siendo CRISTAL una marca notoriamente conocida, y habiendo sido reconocida en más de una oportunidad por la Oficina de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, merece protección; esto por cuanto corre el riesgo de diluirse, debido a que el público podría encontrar una marca semejante en otro tipo de productos cuando ésta es reproducida total o parcialmente; lo anterior aun cuando no se provoque confusión en cuanto al origen.

   13. Sostiene que aunque la palabra CRISTAL tenga significado, la marca notoria CRISTAL debe protegerse contra el riesgo de dilución. Puede existir una palabra común que constituya una marca notoriamente conocida.

   14. Adiciona, que se atenta contra la fuerza distintiva y valor comercial y publicitario de la marca notoria CRISTAL. La notoriedad de la marca no sólo se sitúa entre los consumidores de cerveza, sino también entre aquellos pertenecientes a otros mercados; por esto se debe proteger más allá del principio de especialidad.

   15. Indica, que el signo denominativo solicitado tiene como principal elemento distintivo la palabra CRISTAL. Por lo tanto, constituye una transcripción parcial de la marca notoriamente conocida CRISTAL; esto aunado al hecho de que presentan semejanzas desde el punto de vista fonético.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte del INDECOPI

   16. El INDECOPI contestó la demanda con base al siguiente argumento:

   17. No se observa dentro del expediente, alguna referencia puntal a los argumentos esgrimidos por la parte demandante. Se limita a formular la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda.

       Por parte de la sociedad HUNSTMAN INTERNATIONA LLC

   18. La sociedad HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC al no contestar la demanda, fue declarada rebelde por la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, mediante la Resolución No. Treintaisiete de 16 de agosto de 2008.

       3. Sentencia de primera instancia.

   19. La Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Cincuenta de 24 de junio de 2010, declaró fundada la demanda, argumentando que entre los signos en conflicto se configura el riesgo de dilución que afecta la notoriedad de la marca CRISTAL.

       4. Recurso de apelación.

   20. El INDECOPI en el escrito de recurso de apelación señaló lo siguiente:

   21. Que si bien los signos en conflicto son similares desde el punto de vista fonético y ortográfico, no basta con argumentar la notoriedad para generalizar los efectos de su protección.

   22. La configuración del riesgo de dilución requiere la tipificación de causales taxativas, que por su carácter excepcional no aplican al caso sub examine, ya que no se demuestra que se pone en riesgo el poder distintivo o comercial y/o publicitario de la marca notoria CRISTAL, tal y como lo ha señalado la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú.

   23. El juez de instancia está haciendo una indebida interpretación del Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

       5. Sentencia de segunda instancia.

   24. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia de 27 de agosto de 2012, confirmó la sentencia apelada, argumentando que entre los signos en conflicto se configura el riesgo de dilución.

       6. Recurso extraordinario de casación.

   25. El INDECOPI en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   26. Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de la Decisión 486.

   27. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

       La presente se solicita a fin de esclarecer la correcta interpretación prejudicial y debida aplicación del literal h) del artículo 136 de la Decisión No. 486

       .[1]

   28. Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 134 literal a)[2], 136 literal a)[3], y 224[4], 225[5], 226[6], 228[7] y 229[8] de la misma normativa.

       CUESTIONES A INTERPRETARSE.

   29. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la...