PROCESO 150-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 150-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Actor: PLASUTIL IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA. Marca: PLASÚTIL (mixta). Expediente Interno: 17811-2013-4863.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núnez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de enero del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. La Magistrada Leonor Perdomo Perdomo disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por Auto de 6 de noviembre de 2014.

1. ANTECEDENTES

   1. Las Partes:

      Demandante: PLASUTIL IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA. (PLASÚTIL S.A.)

      Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

      DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

      PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

      PLÁSTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A. (PLASTLIT S.A.)

   2. Determinación de los hechos relevantes:

   1. El 21 de marzo de 1994, PLASÚTIL S.A. solicitó el registro de la marca PLASÚTIL (mixta) -trámite 41401-93- para proteger los productos de la Clase 21 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). La solicitud fue publicada en la gaceta de Propiedad Industrial 344 de septiembre de 1993, que salió a circulación el 21 de marzo de 1994.

   2. El 3 de mayo de 1994, la empresa PLASTLIT S.A presentó observación al registro de la marca PLASÚTIL (mixta), sobre la base de sus marcas registradas PLASTI UTIL Y DISEÑO DE ETIQUETA (mixta) y PLASTI UTIL Y DISEÑO (mixta) de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El 21 de enero de 1998, mediante providencia 962727, notificada el 27 de enero de 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial[2] resolvió la aceptación de la observación y la consecuente denegación del registro de la marca PLASÚTIL (mixta) de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. El 5 de junio de 1998, PLASÚTIL IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA. presentó demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, contra la providencia 962727 de 21 de enero de 1998.

   5. El 18 de marzo de 1999, PLASTLIT S.A. contesta la demanda interpuesta por PLASÚTIL IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA.

   6. El 18 de junio de 2004, la empresa PLASÚTIL IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA. solicita a la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito dictar autos para sentencia, previa a la Interpretación Prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   7. El 20 de septiembre de 2007, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito rechaza la petición de abandono formulada por la empresa PLÁSTLIT S.A. Asimismo, suspende el procedimiento y solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   3. Argumentos de la demanda:

   8. La demandante PLASUTIL IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA. manifestó lo siguiente:

      - La denominación PLASÚTIL cumple con los requisitos de distintividad del artículo 81 de la Decisión 344, al ser un término de fantasía, perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo.

      - La denominación PLASÚTIL es catalogada como de fantasía, por lo que goza de mayor distintividad.

      - PLASÚTIL es un nombre plenamente disponible en el Ecuador. Debido a que no existe ninguna marca de tal nombre registrada o aplicada con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro.

      - Las marcas PLASTI ÚTIL -“Plasti Útil y Diseño de Etiqueta” y “Plasti Útil y Diseño”- son marcas evocativas, haciendo alusión directa a las palabras “plástico” y “útil”. Por lo que, a pesar de reportar claras ventajas comerciales tiene como contrapartida el ser consideradas por los tribunales como “marcas débiles”. Debido a que el titular de una marca evocativa tendrá que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos.

      - Al cotejar las denominaciones PLASÚTIL y PLASTI ÚTIL existen suficientes elementos de diferenciación que permiten la coexistencia pacífica de las mismas. No existe identidad entre la parte verbal de los signos ortográficos que forman parte de las marcas, ni en la reproducción gráfica, ni en los gráficos que utilizan.

      - La resolución impugnada prescindió del análisis en conjunto de las marcas que manda la jurisprudencia, la doctrina y los principios del Derecho de marcas.

      - La marca PLASÚTIL (mixta) tiene notoriedad alegada y probada mediante los registros internacionales en varios países, incluyendo países miembros del Acuerdo de Cartagena.

      - Solicita al Tribunal Distrital de lo contencioso Administrativo de Quito que acoja la demanda, rechace la resolución que negó el registro de la marca PLASÚTIL (mixta) y de curso a la continuación de dicho registro.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   9. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, en adelante IEPI, en su calidad de demandado manifestó lo siguiente:

      - La Dirección Nacional de Propiedad Industrial es un órgano dependiente del IEPI, conforme lo dispone el artículo 347 de la Ley de Propiedad Intelectual.

      - El artículo 349 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que el Presidente del IEPI será el representante legal de dicha Institución.

      - Solicita que se le considere como compareciente dentro del presente trámite.

      - Niega los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda.

      - Alega legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado.

      - Falta de derecho del actor para propender la demanda por carecer de fundamento sus pretensiones.

      - Tener como prueba a favor del IEPI el expediente administrativo que contiene los fundamentos técnicos y legales.

      - Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal, impertinente, indebidamente pedida y actuada.

   10. El Director Nacional de Propiedad Industrial no contestó la demanda en el término concedido para el efecto.

   11. El Procurador General del Estado manifestó lo siguiente:

       - Señala casillero judicial.

       - Autoriza a los abogados Martha Escobar y María Sol Moreira a fin de que intervengan en la causa.

   12. PLASTLIT S.A. en su calidad de demandado manifestó lo siguiente:

       - El signo PLASÚTIL (mixto) es similar y confundible con las marcas registradas PLASTIÚTIL y Diseño de Etiqueta.

       - Los productos que protegen las marcas en controversia son los mismos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

       - La coexistencia de las marcas en conflicto genera confusión o error, tanto para los consumidores como para los medios comerciales.

       - La denominación PLASÚTIL carece de fuerza distintiva para diferenciar en el mercado sus productos de los productos de las marcas de propiedad de PLASTLIT S.A., por lo tanto, no es susceptible de registro.

       - Improcedencia de la demanda por no reunir los requisitos previstos en los artículos 30 y 31 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, por contravenir lo dispuesto en los artículos 6 y 43 de la Ley de Marcas de Fábrica.

       - Es aplicable la Decisión 344 que entró en vigor el 1 de enero de 1994.

       - Falta de derecho del actor para proponer su demanda por carecer sus pretensiones de fundamentos legales.

       - Caducidad del derecho de la parte actora y prescripción de la acción.

       - Legalidad y validez de la resolución impugnada.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   13. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81[3] y 83 literal a)[4] de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procede la interpretación prejudicial solicitada.

3. CUESTIONES A INTERPRETARSE:

   14. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

   1. Concepto de marca. Requisitos para registrar una marca. La distintividad.

   2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa e indirecta o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

   3. Comparación entre marcas mixtas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta).

   4. Marcas de fantasía.

   5. Marcas evocativas.

   6. La notoriedad del signo solicitado.

   7. La autonomía de la oficina nacional competente.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE:

   1. Concepto de marca. Requisitos para registrar una marca. LA DISTINTIVIDAD.

   15. En el presente caso, la demandante PLASÚTIL S.A. solicita dejar sin efecto la Resolución 962727 de 21 de enero de 1998 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial que denegó el registro de la marca PLASÚTIL (mixta) en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

   16. Dentro del Proceso 31-IP-2004 de 9 de junio de 2004, este Tribunal ha reiterado que:

       El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

       Asimismo, el artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la...