PROCESO 149-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2364105-17462500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 149-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

Marca: Nulidad de registro de marca: LOST (mixta).

Demandante: LIDIA MARCHENA CABADA.

Proceso interno: 8133-2012-0-1801-JR-CA-11.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 8133-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 8 de abril de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 8133-2012-0-1801-JR-CA-11.

El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: LIDIA MARCHENA CABADA

Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

Tercero interesado: LOST INTERNATIONAL, LLC.

Hechos.

* El 2 de julio de 2010, Lost International, LLC. solicitó la nulidad del registro de la marca de producto LOST (mixta), inscrita a favor de Lidia Marchena Cabada para distinguir prendas de vestir en general, calzados y sombrerería, de la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), con fundamento en la titularidad de las marcas LOST (mixtas), inscritas en el registro de marcas de Estados Unidos de América.

* El 23 de marzo de 2011, mediante Resolución 671-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró infundada la acción de nulidad formulada por Lost International, LLC.

* El 18 de abril de 2011, Lost International, LLC. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 671-2011/CSD-INDECOPI.

* El 6 de noviembre de 2012, mediante Resolución 2108-2012/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI revocó la Resolución 671-2011/CSD-INDECOPI de 23 de marzo de 2011 y anuló el registro de la marca.

* El 6 de diciembre de 2012, Lidia Marchena Cabada interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2108-2012/TPI-INDECOPI.

* El 25 de agosto de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Lidia Marchena Cabada

* El 11 de septiembre de 2014, Lidia Marchena Cabada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 25 de agosto de 2014.

* El 10 de marzo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 y 172 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

LIDIA MARCHENA CABADA interpuso demanda en la que manifiesta que:

* Se vulneró el principio del debido procedimiento administrativo, por cuanto en el numeral 3.6.2 de la Resolución 671-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI concluyó que no se acreditó la notoriedad de la marca cuando en un principio señaló que el tema de la notoriedad de la marca no fue un argumento invocado en la solicitud de nulidad.

* La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI declaró la nulidad del registro de marca analizando la supuesta mala fe con argumentos débiles e insuficientes. No se ha acreditado que Lidia Marchena Cabada tuviera conocimiento de la existencia de los productos a los que Lost International, LLC. hizo referencia en el procedimiento administrativo o de que utilizara dicha denominación.

* Lost International, LLC. no pudo acreditar que su marca haya sido utilizada en Perú o en cualquier otro país miembro de la Comunidad Andina. No puede acreditarse la mala fe argumentando que Lost International, LLC. ya venía comercializando su marca en el Perú, toda vez que dicha marca fue objeto de cancelación por falta de uso.

* Anteriormente, tuvo una controversia de carácter judicial con Lost International, LLC., en la cual la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada su solicitud, deviniendo en irrevisable dichos actos judiciales.

Argumentos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que:

* La demanda debe ser declarada infundada por cuanto los medios probatorios actuados en sede administrativa acreditan que con anterioridad a la fecha de la solicitud y registro de la marca cuya nulidad se discute, Lost International, LLC. utilizaba la denominación LOST y el diseño del planeta en publicidad y facturas, existiendo elementos suficientes que evidencian que Lidia Marchena Cabada conocía que Lost International, LLC. utilizaba la marca LOST (mixta) para la elaboración y comercialización de prendas de vestir.

* Lo resuelto por el Tribunal del INDECOPI no afecta el sentido de ningún fallo judicial, toda vez que se ha pronunciado sobre un caso específico respecto al cual no se ha emitido fallo judicial alguno.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

LOST INTERNATIONAL, LLC. presentó contestación a la demanda señalando que:

* La Resolución 2108-2012/TPI-INDECOPI se encuentra conforme a ley, dado que la actora, conociendo que la marca materia del Certificado 117130 era una copia del nombre comercial Lost Enterprises Company y de la figura del planeta, ambos de propiedad de Lost International, LLC., decidió solicitar tres años más tarde el registro de la marca materia de controversia, que constituye una imitación de las marcas LOST (mixtas) y del diseño de planeta de Lost International, LLC. Con ello pretendía reforzar sus derechos sobre la marca que sabía que no le corresponde, con la intención de obtener un provecho ilícito.

* No es cierto que la Resolución 2108-2012/TPI-INDECOPI sustente el pronunciamiento en la notoriedad.

* No existe resolución judicial alguna que establezca que Lidia Marchena Cabada no solicitó de mala fe el registro de la marca LOST (mixta).

Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que:

* Debe advertirse que, además de la existencia de identidad entre los signos en conflicto, inicialmente Lidia Marchena Cabada canceló el registro de la aludida marca en Perú. Por lo tanto, al registrarla posteriormente, buscó causar perjuicio a Lost International, LLC. Se evidencia la mala fe al determinarse que Lidia Marchena Cabada tuvo conocimiento del registro previo de la marca LOST (mixta) cuando solicitó su cancelación, para posteriormente solicitar el registro de la marca objeto de la presente acción de nulidad de registro. En consecuencia, se advierte que al registrar la marca LOST (mixta), Lidia Marchena Cabada actuó de mala fe. Adicionalmente, el INDECOPI no ha infringido el...