PROCESO No. 149-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 149-IP-2003

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia. Proceso Interno N° 1101032400020020184 01. Actor: ELLIPSE S.A. Marca: O.H.M. YANBAL.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 2759, remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, con motivo del Proceso Interno N° 11001032400020020184 01, oficio que fue recibido el 15 de diciembre de 2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 13 de febrero de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

   La actora es la sociedad ELLIPSE S.A.

   Los demandados son: la Superintendencia de Industria y Comercio; y como tercero interesado interviene la Sociedad JAFER LIMITED.

2. Determinación de los hechos relevantes

   2.1. Hechos

   El 14 de octubre de 1999, la sociedad JAFER LIMITED, solicitó el registro de la marca O.H.M YANBAL, para proteger productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos).

   Mediante Resolución 8535 de 27 de abril de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, concedió el registro del signo O.H.M. YANBAL a la sociedad JAFER LIMITED.

   2.2. Fundamentos de la demanda

   La sociedad ELLIPSE S.A. -demandante en el presente caso-, mediante apoderado, solicita al Consejo de Estado que “... en sentencia que cause ejecutoria y haga tránsito a cosa juzgada, se declare lo siguiente:

   2.2.1. Que es nula la Resolución 8535 de fecha abril 27 de 2000, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca O.H.M. YANBAL en la clase 3 Internacional de Niza a nombre de la sociedad Jafer Limited.

   2.2.2. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 8535 antes mencionada, se ordene la cancelación del certificado de registro 227.114 para la marca O.H.M. YANBAL en la clase 3 Internacional de Niza.

   2.2.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia”.

   La demandante manifiesta que “El signo O.H.M. YANBAL registrada (sic) en la clase 3 Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en la norma arriba transcrita –se refiere al artículo 83 a) de la Decisión 344-, por cuanto es confundible con las siguientes marcas propiedad de mi representada, la sociedad Ellipse S.A., previamente registradas para distinguir los mismos productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: (...) HOM; (...) NEW BY HOM; (...) EQUS BY HOM; (…) HOM & Etiqueta”.

   La demandante fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos: 81, 82 a) y 83 a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y menciona que dichas normas tienen correspondencia con los artículos 134, 135 a) y 136 a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2.3. Contestación a la demanda

   Contesta la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio. Interviene como tercero interesado la sociedad JAFER LIMITED.

   2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda en los siguientes términos: “... no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio (sic) por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

   La demandada sostiene que “Con la expedición de la resolución 8535 del 27 de abril de 2000 expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy) Decisión 486”.

   Manifiesta la demandada que “Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”.

   La Superintendencia de Industria y Comercio señala que “La expresión ‘O.H.M. YANBAL’ clase 3 a contrario de lo que afirma el accionante tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados es claro que no presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que conlleven al público consumidor a error”.

   2.3.2 De la Sociedad JAFER LIMITED como tercero interesado

   La sociedad JAFER LIMITED, mediante apoderado, solicita “... se rechacen todas las pretensiones del actor por las razones que expondré más adelante (...) De acuerdo con lo establecido por el accionante, la confusión aludida se da entre la expresión HOM que hace parte de sus marcas previamente registradas, y la expresión O.H.M. que hace parte de la marca O.H.M. YANBAL, registrada con posterioridad por mi poderdante JAFER LIMITED, para identificar productos de la misma clase 3 de la clasificación internacional”.

   Sostiene el tercero interesado que “JAFER LIMITED no formó y registró su marca O.H.M. YANBAL, bajo la idea de que esta fuera solicitada o conocida por el consumidor como O.H.M., si el registro lo hizo junto con la expresión YANBAL es porque quiere que el público la reconozca toda como una unidad, como O.H.M. YANBAL, la cual, vista como un todo, como una unidad, resulta ser lo suficientemente distintiva desde el punto de vista conceptual, fonético y gramatical con las marcas fundamento de la oposición, descartando cualquier posibilidad de confusión directa entre los productos identificados con las marcas de Ellipse S.A., al contrario de lo afirmado por su apoderado en el punto 4.1. d (i) de su escrito”.

   La sociedad JAFER LIMITED manifiesta que “La utilización frecuente la raíz HOM, proveniente de la palabra HOMBRE, en marcas que distinguen productos de la clase 3 de la clasificación internacional, se debe a la intención de los participantes de este mercado a evocar que sus productos están destinados al cuidado de la salud y belleza masculina (...) El uso de la raíz HOM/HOMME en diferentes marcas registradas de terceros que participan del mercado de los productos de la clase 3 de la...