PROCESO No. 149-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 149-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Parte actora: sociedad AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH.

Caso: denominación “CELNEC”.

Expediente: N° 2002-00105 (7821).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, treinta de septiembre del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “El artículo 81, artículo 83 literal a) y artículo 96 de la [Decisión 344 de la] Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 18 de agosto de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “La sociedad HOESCHT (sic) MARION ROUSSEL AG, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca CELNEC para distinguir productos de la clase 5 internacional”; que “La sociedad HOESCH (sic) MARION ROUSSEL AG, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio anotar el traspaso de la solicitud a HOESCHT (sic) MARION ROUSSEL HOLDING GMBH y el cambio de nombre de esta ultima (sic) a AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH”; que “Contra la solicitud de registro de la marca no se presentaron oposiciones (sic) por parte de terceros”; que “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro de la marca CELNEC, fundamentando su decisión en la existencia del registro de la marca SENEC (NOMINATIVA) que también distingue productos de la clase 5º tales como preparaciones veterinarias y farmacéuticas”; que “Contra la decisión anterior de la Superintendencia de Industria y Comercio se presentaron los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos en el sentido de confirmar la decisión de negar el registro de la marca CELNEC declarando agotada la vía gubernativa”.

   El apoderado de la sociedad AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH argumenta en su demanda que “El 7 de abril de 1998, la sociedad HOECHST MARION ROUSSEL AG, solicitó … el registro de la marca CELNEC para distinguir ‘preparaciones farmacéuticas y veterinarias’, productos de la clase 5 internacional”; y que, en la Resolución N° 28784 de 31 de octubre de 2000, “La Superintendencia de Industria y Comercio no menciona que (sic) productos distingue la marca SENEC, simplemente afirma que distingue productos similares a los amparados por la marca CELCEN (sic) solicitada, omite entonces indicar cuales (sic) productos en particular distingue SENEC, lo cual es parte fundamental del análisis”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Informa el consultante que la actora, en su demanda, denuncia la violación de los artículos 81, 83 literal a, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y sostiene que “el signo debe ser perceptible, es decir apreciable por los sentidos, susceptible de representación gráfica y distintivo o sea que le permita al consumidor distinguirlo de otro de la competencia, por lo anterior deduce que la marca CELNEC tiene capacidad para ser marca”; que “para aplicar el literal a) del artículo 83 se deben dar los dos presupuestos, si solo se da uno de los dos la norma no es aplicable y no se podría negar el registro de la marca solicitada, y que también las diferencias ortográficas y fonéticas permiten al consumidor diferenciar claramente una y otra marca, además de que si existe alguna similitud esta radica en la ultima (sic) sílaba y esto no puede confundir al consumidor de forma tal que una persona normal pueda llegar a confundir una marca con otra”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio solo practicó el examen de registrabilidad de manera parcial, cuando su obligación era analizar las marcas enfrentadas de manera mas (sic) profunda por lo tanto no cumplió con lo establecido en artículo citado, tiene entonces la Administración la obligación de realizar un examen en forma integra con base en los elementos propios del mismo como son el parecido de los signos, la confundibilidad de los signos y la confundibilidad que los signos distinguen”; y que “los actos administrativos violaron el artículo 96 por no aplicarlo en la forma debida”.

   El Tribunal observa en la demanda el alegato según el cual “Los diferentes autores sostienen que para que un signo pueda convertirse en marca y ser registrado como tal, debe ser novedoso y especial”; que “No hay duda pues que desde este punto de vista el signo CELNEC tiene la capacidad para ser marca”; que “La marca SENEC está registrada para distinguir productos de la clase 5 internacional, mientras que CELNEC pretende distinguir únicamente preparaciones farmacéuticas y veterinarias”; que “… los actos administrativos demandados violaron el Artículo 81 de la Decisión 344 por no haberlo aplicado, al considerar que la marca CELNEC no era distintiva de ‘preparaciones farmacéuticas y veterinarias’ de la clase 5, por la existencia previa de la marca SENEC registrada para distinguir productos de la clase 5 internacional”; que “La norma analizada prohíbe el registro de marcas cuando se dan los siguientes presupuestos de hecho: A. Que el signo que se pretende registrar sea idéntico o semejante a otro previamente registrado. B. Que ambos signos distingan los mismos productos o servicios o distingan productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”; que “… la sílaba inicial en ambos casos es diferente, tanto ortográfica como visualmente, y ocurriendo esta diferencia desde el comienzo de las expresiones, es del caso concluir que desde el principio las marcas enfrentadas despiertan una impresión diferente en el consumidor”; que “… las marcas enfrentadas tienen diferentes sílabas iniciales CEL y SE. Observamos que entre CEL y SE existen diferencias radicales de tipo ortográfico, fonético y visual. Es así como de las tres letras que conforman la sílaba inicial de la marca solicitada, sólo una se encuentra también en la registrada”; que “La similitud existente entre las marcas radica exclusivamente en la partícula NEC final, por lo que dicha similitud no impresiona al consumidor de forma que evite que una persona de inteligencia media pueda diferenciar claramente una y otra palabra. Es de anotar que la sílaba inicial es total y completamente diferente, lo cual es de innegable relevancia en la impresión de conjunto despertada por las marcas”; que “… las dos consonantes de la sílaba inicial de la marca solicitada, la diferencian radicalmente de la registrada”; que “El usuario promedio es la persona media, con inteligencia media, percepción media y que conoce suficientemente como satisfacer sus necesidades. Este usuario medio no confundirá dos denominaciones tan diferentes como lo son CELNEC y SENEC”; que pueden diferenciarse los signos enfrentados “puesto que ortográfica, visual y auditivamente presentan elementos particulares e individualizadores suficientes como para coexistir pacíficamente en el mercado”; y que “La operación administrativa de realizar el examen de registrabilidad es una operación reglada y no es discrecional de la administración. Tiene pues la administración la obligación de practicar el examen de registrabilidad en forma integra, con base en los elementos propios de este examen, los cuales son: el parecido de los signos, la confundibilidad de los signos y la confundibilidad de los productos que los signos distinguen”.

2. Contestación a la demanda

   En el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se argumenta que “En primer término, es pertinente precisar que la normatividad aplicable, de manera general, es la vigente al momento de resolver la controversia; no obstante, la norma aplicable puede ser también aquella que se encontraba vigente al momento de expedir el acto administrativo acusado para el caso en cuestión la decisión (sic) 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre y cuando los principios generales de ésta hayan pasado a formar parte de derecho comunitario vigente …”; y que “… resulta indiferente la aplicación de la decisión 344 0 (sic) la 486, atendiendo a la continuidad en el principio que orienta la causal de iregistrabilidad en estudio, y que se encuentra en ambas disposiciones”.

   En relación con la registrabilidad del...