PROCESO 148-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 148-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: Gyrotonic Sales Corp. Marca: “GYROKINESIS” (denominativa). Expediente Interno: 3444-2013-0-1801-JR-CA-13.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 3444-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 25 de marzo de 2015, recibido por correo electrónico del 8 de abril de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 3444-2013-0-1801-JR-CA-13.

El Auto de 3 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el Proceso Interno:

      Demandante: Gyrotonic Sales Corp.

      Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

   2. Antecedentes:

   1. El 15 de julio de 2011, Gyrotonic Sales Corp., con sede en Estados Unidos de América, solicitó el registro del signo GYROKINESIS (denominativo), para distinguir servicios de instrucción de ejercicios físicos, servicios de instrucción para el mejoramiento del estado físico (physical fitness), exploración de instalaciones deportivas (clubes de salud); dictado de clases, seminarios y talleres en el ámbito del mejoramiento del estado físico (physical fitness) y el entrenamiento con ejercicios físicos”, de la Clase 41 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. Dentro de los treinta días útiles posteriores a la publicación de la solicitud en el diario oficial “El Peruano”, ningún tercero se opuso al registro del signo solicitado, por lo que el expediente pasó para su resolución.

   3. El 3 de febrero de 2012, mediante Resolución 1805-2012/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado.

   4. El 28 de febrero de 2012, Gyrotonic Sales Corp. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 1805-2012/DSD-INDECOPI.

   5. El 22 de febrero de 2013, mediante Resolución 645-2013/TPI-INDECOPI, se confirmó la Resolución 1805-2012/TPI-INDECOPI, denegando el registro como marca de servicios del signo GYROKINESIS (denominativo).

   6. El 2 de mayo de 2013, Gyrotonic Sales Corp. interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 645-2013/TPI-INDECOPI.

   7. El 30 de junio de 2014, mediante sentencia del Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró fundada la demanda interpuesta por Gyrotonic Sales Corp.

   8. El 14 de julio de 2014, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada el 30 de junio de 2014.

   9. El 9 de marzo de 2015, mediante Resolución 3, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió suspender el proceso para efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Solicitando expresamente que el Tribunal se pronuncie respecto a:

      – ¿Puede ser registrada como marca de servicios una palabra descriptiva que no tiene significado en el idioma español pero que es conocida como tal (descriptiva) dentro del mercado en el cual se usan los servicios que pretende distinguir?

      – ¿Es posible registrar como marca un término descriptivo de los servicios que pretende distinguir, cuyo titular es quien creó esos servicios y quien autoriza su prestación en los países donde se encuentra registrada la marca?

   3. Argumentos de la demanda:

   10. Gyrotonic Sales Corp. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

       – El signo solicitado GYROKINESIS (denominativo) no es descriptiva de los servicios que combinan diversos métodos orientados a mejorar los músculos, la flexibilidad, la fluidez, la relajación y el movimiento del cuerpo. El término Gyrokinesis identifica el origen empresarial de Gyrotonic Sales Corp. en vez de describirlos o de dar cualquier característica del mismo.

       – No hay evidencia de que el término Gyrokinesis se ha convertido en una designación común en Perú, o en cualquier otro lugar, para la combinación de varias técnicas destinadas a mejorar los músculos, la flexibilidad, la fluidez, la relajación y el movimiento, ni es el nombre genérico o técnico de tal combinación.

       – Los dos primeros sitios web citados por el Tribunal del INDECOPI utilizan el término Gyrokinesis como una marca registrada y no como un medio de describir cualquier servicio ofrecido. En la tercera página web, el uso de la marca es realizado por un licenciatario al que Gyrotonic Sales Corp. ha contactado para hacer cumplir el uso correcto de la marca con el símbolo de marca registrada en cumplimiento de los requisitos de Gyrotonic Sales Corp.

       – Gyrotonic Sales Corp. posee aproximadamente 34 registros activos para la marca extranjera GYROKINESIS (denominativa) en el extranjero, junto con varias solicitudes pendientes.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   11. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

       – La palabra Gyrokinesis no tiene significado en el idioma castellano, es frecuentemente utilizado en el mercado para referirse a la combinación de métodos para mejorar la musculatura, la energía del cuerpo y la forma cómo nos movemos, constituyéndose por lo tanto en un término descriptivo que no será capaz de distinguir servicios en el mercado e indicar un origen empresarial determinado.

       – El signo solicitado informa directamente los servicios que se distinguirán con el mismo, por lo que no se puede conceder, de forma exclusiva, derechos sobre el mencionado signo, excluyendo a los demás competidores.

       – El signo solicitado no cuenta con elementos adicionales que le otorguen suficiente fuerza distintiva para acceder a registro, siendo que resulta incapaz de individualizar los servicios que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues daría una ventaja injusta.

       – El hecho que el signo solicitado haya sido registrado en otros países no implica que deba, necesariamente, ser registrado por el INDECOPI, toda vez que el análisis que realiza la autoridad competente es independiente y atiende a criterios particulares y legislaciones distintas.

   5. Sentencia de Primera Instancia:

   12. La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada la demanda al considerar que:

       – La palabra Gyrokinesis no se encuentra registrada en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por lo que carece de significado en el idioma castellano. El término Gyrokinesis, además de carecer de significado, no se encuentra reconocido como una disciplina físico-mental ni como un deporte.

       – El consumidor medio no necesariamente debe saber que la palabra Gyrokinesis está formada por términos de origen griego, menos aún tiene por qué saber el significado de los mismos, por lo que para el consumidor medio ese término es uno de fantasía y no es descriptivo de los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

   6. Argumentos del recurso de apelación:

   13. El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda y agregando los siguientes argumentos:

       – Si bien el término Gyrokinesis carece de significado en el idioma castellano, ello no lo hace dejar de ser descriptivo, puesto que dicha palabra es frecuentemente utilizada en el mercado de servicios de instrucción de ejercicios físicos y, por tanto, es conocido por los consumidores. Por ello,de concederse un derecho de exclusiva sobre el mismo, se afectaría el interés y el derecho que...