PROCESO 148-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 148-IP-2014

Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en lo solicitado por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Marca: CORONA Y DISEÑO DE CORONA.

Actor: sociedad NABISCO INC.

Proceso interno Nº. 17811-2013-2843.

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince.

VISTOS:

El 6 de octubre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 01, remitió a este Órgano Jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal e) inciso segundo, 102, 104 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, así como de las normas correspondientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 17811-2013-2843 (antes 2120-1995);

El auto de 3 de diciembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el proceso.

   Demandante : Sociedad NABISCO INC.

   Demandados : Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial (Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca) y Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   Tercero interesado : Sociedad LOCERÍA COLOMBIANA S.A.

   Hechos.

   1. El registro de la marca originaria CORONA Y DISEÑO DE CORONA se efectuó el 02 de julio de 1964, siendo el titular originario de la marca Landers Frary & Clark. El 10 de junio de 1966, se realizó el cambio de nombre de la marca, en virtud de la fusión de la referida sociedad con JB Williams Company de New York. A su vez, esta última sociedad transfirió el 31 de julio de 1972 la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA a JB Williams Company de New Jersey, quien el 21 de noviembre de 1983 realizó la transferencia de marca a favor de NABISCO BRANDS. Finalmente, dicha empresa, con fecha 25 de abril de 1989, efectuó la transferencia de la marca a la empresa NABISCO INC.

   2. El 16 de septiembre de 1992, la sociedad NABISCO INC. solicitó el registro de la marca de fábrica CORONA Y DISEÑO DE CORONA, para proteger “ferrosartenes y ferroasadores manuales” comprendidos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El 08 de octubre de 1993, la empresa LOCERÍA COLOMBIANA S.A. presentó observaciones a la solicitud de registro presentada por NABISCO INC., señalando fundamentalmente que al tener su empresa previamente solicitado el registro de la marca CORONA para proteger productos de la Clase 21, el registro de marca solicitada por NABISCO INC. podría acarrear confusión en el mercado y en el público consumidor al ser ambos signos distintivos iguales y al pertenecer a la misma clasificación internacional.

   4. Mediante el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 0944858, de 29 de junio de 1995, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, rechazó la solicitud de registro de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA presentada por la sociedad NABISCO INC.

   5. El 15 de agosto de 1995, NABISCO INC. interpuso acción subjetiva o de plena jurisdicción dirigida a impugnar el acto administrativo de fecha 15 de junio de 1995, en virtud del cual se rechazó el registro de la marca de fábrica CORONA Y DISEÑO DE CORONA, que busca distinguir productos comprendidos en la Clase 21.

   6. Por medio de la Providencia de 18 de septiembre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 01 suspende el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial.

      Argumentos de la demanda.

      La sociedad NABISCO INC. presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

   7. Señala que es titular de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

   8. La inscripción original de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA data del año 1964, y desde dicha oportunidad dicho signo distinguía productos comprendidos en la actual Clase 21 de la Clasificación de Niza, no habiéndose tomado en cuenta que la referida marca se encuentra registrada en diferentes países (Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Paraguay, Perú, Venezuela), para distinguir productos de diferentes clases.

   9. El registro solicitado para distinguir productos de la Clase 21 constituye una ratificación del derecho de NABISCO INC. sobre la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA, quien ostenta el derecho exclusivo sobre esta marca. No se tomó en cuenta la fama y notoriedad de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA.

   10. La marca CORONA, de titularidad de LOCERÍA COLOMBIANA S.A., -empresa que presentó observación al registro de la marca solicitada por la accionante-, fue solicitada el 02 de diciembre de 1986; y además, a la fecha de interposición de la acción judicial, se encontraba en curso un juicio de oposición de marcas tramitado en la vía civil, interpuesto por la accionante contra LOCERÍA COLOMBIANA S.A., por lo que dicha empresa no ostenta derecho alguno sobre la marca cuestionada.

   11. Se violaron las normas contenidas en la disposición transitoria, así como el artículo 83 literal e) segundo inciso, y los artículos 102 y 104 de la Decisión 344, ya que los referidos artículos garantizan plenamente el derecho de propiedad que tiene el demandante sobre la marca CORONA.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, a través del Director Nacional de Propiedad Industrial, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

   12. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   13. El acto administrativo impugnado es legal y válido al haber sido expedido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 de la Decisión 344.

   14. Las marcas en conflicto, al ser analizadas en conjunto, presentan semejanzas que pueden ocasionar confusión en el público consumidor, por lo que la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA contraviene lo dispuesto en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344.

       El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó lo siguiente:

   15. Ratifica la resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias.

   16. Señala que de conformidad con lo establecido por el artículo 95 de la Decisión 344 vigente a esa fecha, en concordancia con el artículo 148 de la Decisión 486, la resolución impugnada es legal y válida.

       Argumentos del tercero interesado.

       La Sociedad LOCERÍA COLOMBIANA S.A. tercero interesado en el proceso contestó la demanda manifestando:

   17. Que la resolución impugnada se encuentra arreglada a derecho por cuanto el artículo 83 de la Decisión 344 protege los derechos de terceros sobre una marca, amparando a quien tiene una solicitud anterior válidamente presentada.

   18. Ambas marcas son exactamente iguales y protegerían productos de la misma naturaleza, de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el eventual registro de la solicitud posterior de NABISCO INC. podría producir confusión tanto en los medios comerciales como en el público consumidor, al tener una impresión igual tanto a nivel gráfico o visual, fonético y auditivo.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

   19. Que, las normas contenidas en los artículos 83 literal e), 102, 104 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   20. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

   21. Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo CORONA Y DISEÑO DE CORONA fue el 16 de septiembre de 1992, en vigencia de la Decisión 313, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que sobre la base de lo solicitado por el consultante se interpretarán de oficio los artículos 71, 73 literal a) y 93 de la Decisión 313 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, por ser los aplicables al caso concreto.

   22. Que, el Tribunal interpretará de oficio los siguientes artículos:

   - 71, 73 literal a) y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena[1]. Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena[2].

3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

   1. Aplicación de la ley en el tiempo.

   2. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos.

      Riesgo de confusión.

      Similitud gráfica, fonética e ideológica.

      Reglas para efectuar el cotejo de marcas.

   3. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

   4. La marca notoriamente conocida solicitada a registro.

   5. De la prioridad de marcas.

   6. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir...