PROCESO 148-IP-2009

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1830
• Número de registro: 148-IP-2009
• Fecha de publicación: 04 Mayo 2010
• Sección: Procesos
• Año: 2010
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 148-IP-2009

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Actor: MONTRES ROLEX S.A. Marca: “OREX” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2002-00285.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 04 días del mes de marzo del año dos mil diez.

VISTOS:

El Oficio Nº 2114, de 29 de octubre de 2009, recibido en este Tribunal el 30 de noviembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2002-00285.

1. Antecedentes:

1. Las partes

Demandante: MONTRES ROLEX S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero Interesado: ELECTRODOMÉSTICOS DEL CAUCA S.A.

1.2. Hechos relevantes

1. Los hechos:

El 29 de diciembre de 1998, ELECTRODOMÉSTICOS DEL CAUCA S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo “OREX” (denominativo) para distinguir productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo la solicitud de registro publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 473, del 10 de marzo de 1999.

El 26 de abril de 1999, la sociedad MONTRES ROLEX S.A. presentó observación con base a sus marcas “ROLEX” (mixtas) de la misma Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que entre el signo solicitado y las marcas registradas, existen claras similitudes que llevan al público consumidor a un riesgo de confusión.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió, en primera instancia, la Resolución Nº 16179, de 18 de agosto de 1999, declarando fundada la observación presentada, denegando el registro del signo solicitado “OREX” (denominativo) para distinguir los productos comprendidos en la Clase 14.

ELECTRODOMÉSTICOS DEL CAUCA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nº 16179, de 18 de agosto de 1999. Mediante Resolución Nº 26313, de 07 de diciembre de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió confirmar la Resolución Nº 16179.

Posteriormente, mediante Resolución Nº 11262, de 29 de mayo de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual, resolvió el recurso de apelación revocando la Resolución Nº 16179 y concediendo el registro del signo solicitado “OREX” (denominativo).

Finalmente, la sociedad MONTRES ROLEX S.A. presentó ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones anteriores emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, al haber otorgado indebidamente el registro del signo solicitado.

2. Fundamentos de la Demanda:

La demandante sociedad MONTRES ROLEX S.A. fundamenta su demanda en los siguientes términos:

Las denominaciones ROLEX y OREX son semejantes al punto de producir riesgo de confusión en el público consumidor, toda vez que concurren las causales de confundibilidad y de semejanza entre ambos signos confrontados.

Manifiesta que el signo solicitado “OREX” (denominativo) no es lo suficientemente distintivo en relación con la marca registrada “ROLEX” (mixta), razón por la cual existiría dificultad en su distinción al momento de la pronunciación.

Agrega que la distintividad de una marca ha sido entendida como la capacidad intrínseca y extrínseca del signo para identificar y diferenciar un producto o un servicio en el mercado. Señala que el signo solicitado “OREX” (denominativo) no cuenta con suficientes elementos que le otorguen distintividad intrínseca para que pueda registrarse como marca, y que adicionalmente su distintividad extrínseca está afectada en la medida en que existe en el registro de la Propiedad Industrial otra marca confundiblemente semejante con ella para amparar los mismos productos de la Clase 14.

3. Contestación a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, precisó lo siguiente:

La función de la marca es distinguir unos productos o servicios de otros, es decir, sirve para evitar la confusión o el error en el público consumidor.

Aplicando los criterios a los signos en conflicto, se tiene que el signo solicitado “OREX” es denominativo y las marcas registradas ROLEX son mixtas, llegando a la conclusión que predomina el elemento denominativo de las expresiones verbales.

La identidad y semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión directa (nexo entre los productos) e indirecta (atribución de un origen empresarial común).

El signo solicitado “OREX” (denominativo) tiene la suficiente fuerza distintiva para coexistir en el mercado con la marca “ROLEX” (mixta), por cuanto no existe riesgo de hacer incurrir en error al público consumidor.

Los signos confrontados son de fantasía, “en la medida de que no evocan concepto alguno, de modo que hay de por medio cierta idea o concepto que también contribuye a su diferenciación, de suerte que el consumidor tiene otro ingrediente que le facilita la distinción de las marcas en los productos que representan”.

4. Tercero Interesado:

ELECTRODOMÉSTICOS DEL CAUCA S.A. destaca la marcada confusión entre las dos dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio y manifiesta que sobre los hechos de la demanda es de acatar lo dispuesto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal.

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 03 de febrero de 2010.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas.

El juez no solicita la interpretación de norma alguna pero menciona normas del ordenamiento jurídico comunitario que fueron invocadas por la parte actora dentro del proceso interno: los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

Sin embargo, la solicitud de registro del signo solicitado fue presentada el 29 de diciembre de 1998, por lo que la norma vigente era la Decisión 344. En tal sentido, se interpretarán -de oficio- los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, así como, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes

DECISIÓN 344

“(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Artículo 81.‑ Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…)

Artículo 83.‑ Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

1. Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

DECISIÓN 486

Disposición Transitoria Primera

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