PROCESO 147-IP-2003

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1047
• Número de registro: 147-IP-2003
• Fecha de publicación: 31 Marzo 2004
• Sección: Procesos
• Año: 2004

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PROCESO 147-IP-2003

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 6902. Actor: “ACCOR”. Marca: “IBIS”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de su Consejero Ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

1. Antecedentes:

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes:

Es demandante la sociedad ACCOR, con sede en Evry (Francia) y demandada la Superintendencia de Industria y Comercio.

1.2. Objeto y fundamento de la demanda:

La actora manifiesta que es nula la Resolución 15806 del 12 de agosto de 1999, mediante la cual se negó el registro de la marca IBIS (nominativa) para servicios comprendidos en la clase 42 internacional. Se opone también a las Resoluciones 10803 de 29 de mayo del 2000 y 21715 del 31 de agosto del 2000, confirmatorias de la Resolución 15806.

Se niega el registro del signo IBIS por la existencia previa de la marca AVIS de propiedad de WIZARD C. INC, por lo que se interpuso recurso de reposición y apelación, argumentando que las marcas en conflicto no tienen la capacidad de inducir al público a error; que la comparación entre las marcas se ha dado de forma simultánea y no sucesiva; que la marca AVIS es de origen inglés y que la pronunciación de la misma es diferente de la que se le daría en español, siendo esta última la forma como es conocida en Colombia: “eivis”; y que la idea generalizada que tiene el público de la marca AVIS permite al primero asimilarla con los servicios de alquiler de autos y no con servicios de hotelería.

El demandante indica que la administración ha violado los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 y explica que IBIS reúne todos los requisitos establecidos por la norma comunitaria para ser registrado como marca, y que no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a). Además señala que no existe similitud ortográfica entre los signos IBIS y AVIS, pues no comparten idéntica terminación “BIS” y “VIS”, llevando el uno el signo “B” y el otro “V”, hecho que conlleva cambios sustanciales en la escritura de las mismas; las vocales iniciales son diferentes, “I” y “A”, lo que los hace ortográfica y fonéticamente diferentes.

Explica que la marca IBIS, ha sido registrada por su titular no sólo en los Países del Pacto Andino que tienen un común régimen de propiedad industrial sino en varios países del mundo, y que las marcas IBIS y AVIS han coexistido en el mercado internacional sin generar confusión alguna entre los consumidores.

1.3. Contestación a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comercio reitera que su actuación se ajustó al trámite administrativo previsto en materia marcaria.

Dice que al comparar los signos IBIS y AVIS se evidencia que existe semejanza, existiendo confundibilidad en los aspectos ortográfico y fonético y que de coexistir en el mercado las marcas pudiesen inducir a error al público consumidor. Al realizar una visión de conjunto de la totalidad de los elementos que conforman los signos, se observa que poseen mayor significación las semejanzas que las diferencias, y que la confusión se generaría por encontrarse las dos en los servicios relativos a servicio hotelero, de turismo y afines, por lo que se concluye que la marca IBIS es irregistrable, pues no reúne los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 por no tener la suficiente distintividad.

2. Competencia del Tribunal:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado.

3. Normas a ser interpretadas:

De conformidad con la solicitud de interpretación prejudicial elevada por el Consejo de Estado, corresponde interpretar los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

Decisión 344

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

4. Aspectos a ser tratados en la ponencia:

La ponencia se referirá de manera principal a los siguientes temas: Requisitos para el registro de marcas; la irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud; examen de registrabilidad y reglas para la comparación entre signos.

4.1. Requisitos para el Registro de Marcas:

Los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca según el artículo 81 de la Decisión 344, determinan que éste sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. A más de cumplir los mencionados requisitos, para que se acepte como marca, es necesario que el signo no incurra en ninguna de las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal.

Respecto de tales requisitos para el registro de marcas el Tribunal ha señalado que:

“El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. ¹

La Distintividad.

La distintividad, es considerada la función principal de la marca, posibilita la distinción o identificación de productos o servicios y facilita que el público realice la elección de los bienes que desea adquirir.

Sobre el tema la doctrina aporta lo siguiente:

“Los signos distintivos constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y suponen, asimismo un importante mecanismo para la protección de los consumidores”. ²

“El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley que no defienda en forma...