PROCESO 145-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 145-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 165 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Marca: “Procaps Puppet Gel´s” (denominativa). Expediente Interno: 2007-00136-00.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 1003 de 8 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal Interpretación Prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-000136-00.

El Auto de 27 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. - PROCAPS

      Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

      Tercero interesado: Confecciones Leonisa S.A.

   2. Hechos:

   1. El 17 de agosto de 2005, Productoras de Cápsulas de Gelatina S.A PROCAPS (en adelante, PROCAPS), solicitó el registro del signo PROCAPS PUPPET GEL’S (denominativo) para identificar productos de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) y radicada bajo el expediente 5-81212.

   2. El 30 de septiembre de 2005, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 556, sin que se presentaran oposiciones a la misma.

   3. El 21 de marzo de 2006, mediante Resolución 6677, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) denegó de oficio el registro del signo solicitado sobre la base de la marca PUPPET (denominativa) previamente registrada por Confecciones Leonisa S.A. para designar productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza

   4. Contra dicha Resolución, PROCAPS presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 24771 de 20 de septiembre de 2006 y 29046 de 30 de octubre de 2006, en el sentido de confirmar la decisión inicial, esto es, la Resolución 6677 de 21 de marzo de 2006.

   5. PROCAPS interpuso demanda de nulidad contra las Resoluciones 677 de 21 de marzo de 2006, 24771 de 20 de septiembre de 2006, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y la 29046 de 30 de octubre de 2005, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. El 26 de abril de 2007, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió admitir la demanda de nulidad.

   6. El 28 de enero de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   7. PROCAPS sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      – Las resoluciones vulneraron por indebida aplicación los citados artículos, como quiera que denegó el registro de una marca que cumplía a cabalidad con todos y cada uno de los presupuestos requeridos para que una expresión pueda constituirse en marca, dentro de los cuales indudablemente se encuentra la distintividad, característica que enmarca tal aptitud.

      – Confecciones Leonisa S.A. es titular de la marca PUPPET (denominativa) que identifica productos ubicados en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, marca que la SIC utilizó como fundamento de la denegación del registro del signo PROCAPS PUPPET GEL’S (mixto) sin tener motivos para ello, toda vez que el citado signo no es usado conforme a derecho por su titular ni por ningún licenciatario suyo.

      – El signo solicitado PROCAPS PUPPET GEL’S (denominativo) no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

      – La escritura de las expresiones confrontadas es diferente, aunque poseen una denominación en común, la forma como ésta está combinada con las expresiones PROCAPS y GEL’S y el número total de palabras y sílabas que la conforman evita riesgo de confusión alguno.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   8. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

      – El signo solicitado PROCAPS PUPPET GEL’S (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza presenta semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales con la marca PUPPET (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 y reproduce totalmente la marca previamente registrada, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, pues distinguen la misma clase de productos, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor.

      – Al tratarse de productos de la Clase 5, ambos comparten las mismas finalidades y están destinados a los mismos mercados, por lo que es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente genera confusión en cuanto al origen empresarial, circunstancia que...