PROCESO 145-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 145-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 137 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 224 y 228 de la misma normativa. Marca: COLA POP´S (denominativa). Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno: 516-2012

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núnez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción.[1]

VISTOS:

Mediante Oficio 124/2014 de 8 de septiembre de 2014, recibido en este Tribunal vía courier el 25 de septiembre de 2014, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 516-2012.

El 30 de octubre de 2014 se recibió vía correo electrónico el informe sucinto de los hechos dentro del proceso interno 516-2012, suscrito por la Secretaria de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, como complemento de la solicitud de interpretación prejudicial remitida al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

De la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que fueron cumplidas las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente mediante auto de 22 de enero de 2015.

1. ANTECEDENTES:

   Demandante: Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda.

   Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, SENAPI), del Estado Plurinacional de Bolivia

   Tercera interesada: Fábrica La Estrella S.R.L.

   1. Hechos:

      1. El 12 de marzo de 2009, Fábrica La Estrella S.R.L. solicitó el registro de la marca “COLA POP’S” (denominativa) en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificación de Niza).

      2. El 6 de julio de 2009, la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial.

      3. El 18 de agosto de 2009, Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda. presentó oposición, puesto que desde 1990 utiliza en el mercado la denominación COLA POP. Presenta facturas para probar el uso de la denominación COLA POP. Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Por su parte, Kellog Company presentó oposición en contra del signo solicitado a registro.

      4. Mediante Resolución Administrativa 194/2011 de 21 de julio de 2011, se declararon infundadas las oposiciones presentadas por Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt´s Casal Ltda. y Kellog Company y, en consecuencia, se otorgó el registro del signo solicitado.

      5. Mediante escrito de 13 de septiembre de 2011, Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt´s Casal Ltda. presenta recurso de revocatoria en contra de la Resolución Administrativa 194/2011 de 21 de julio de 2011.

      6. Mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-81/2011 de 11 de octubre de 2011, se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda.

      7. Mediante escrito de 3 de noviembre de 2011, Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt´s Casal Ltda. presentó recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-81/2011 de 11 de octubre de 2011.

      8. Mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J-0104/2012 de 16 de marzo de 2012, el SENAPI rechazó el recurso jerárquico interpuesto por la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt´s Casal Ltda.

      9. El 30 de agosto de 2012, Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda. presentó demanda contencioso administrativa contra el SENAPI ante el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de solicitar la nulidad de la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-0104/2012 de 16 de marzo de 2012.

      10. Mediante Oficio 124/2014 de 8 de septiembre de 2014, recibido en este Tribunal vía courier el 25 de septiembre de 2014, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de resolver el proceso interno 516-2012, solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial.

   2. Argumentos de la demanda:

      11. La demandante Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda. ha señalado lo siguiente:

      – Desde 1990 utiliza en el mercado la denominación COLA POP y presenta facturas para probar su uso. Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

      – “Si bien es cierto que la denominación COLA POP no ha sido registrada todavía por la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda., este argumento es insuficiente para permitir que otra empresa se aproveche del esfuerzo realizado (…). Cuando un tercero pretende inscribir una marca que es usada intensamente por quien no la ha registrado, debe salvaguardarse el uso de una marca que no ha sido registrada”.

      – Alega que el signo solicitado a registro incurre en la causal del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 relativo a los signos notorios.

      – Se pretende “aprovecharse del renombre ajeno, excluyendo deslealmente a otra empresa de la competencia comercial”.

      – Alega la aplicación del artículo 135 literal p) de la Decisión 486, ya que “no podrán registrarse como marcas los signos que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres (…). La inmoralidad es manifiesta, lucrar indebidamente del trabajo ajeno es un hecho que debe ser sancionado. (…) se evidencia una mala fe y competencia desleal (…) al tratarse de un acto inmoral (…) la solicitud desconoce las buenas costumbres”.

      – Alega la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, puesto que existen indicios razonables que permiten inferir que el registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

      – Solicita que se deje sin efecto la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-0104/2012 que confirmó la Resolución Administrativa DPI/OP/REV- 81/2011, la misma que rechaza el Recurso de Revocatoria interpuesto por la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda. y confirmó la Resolución Administrativa 194/2011 que declaró improbada la oposición interpuesta y que concedió la solicitud de registro de la marca “COLA POP’S” (denominativa) en la Clase 30 de la Clasificación de Niza solicitada por la Fábrica La Estrella S.R.L.

      – Alega la aplicación del literal p) del artículo 135 y del artículo 137 de la Decisión 486, en contraposición a la normativa alegada por la autoridad demandada de los artículos 136, 146, 154, 258 y 259 de la referida Decisión 486.

      – El SENAPI no ha motivado debidamente la resolución administrativa.

      – “Presentamos un memorial al SENAPI acompañando una factura original de la compra de 750 kg. de papel para envoltura de caramelos con la marca COLA POP WATT´S (…). La factura en cuestión estaba emitida en fecha 27 de noviembre de 1991. Es decir, tres años antes a la primera factura de comercialización expedida por CARAMELOS WATTS y también anterior a la primera factura de venta de COLA POP´S de la Fábrica La Estrella S.R.L. Lamentablemente dicho documento fue extraviado por el SENAPI y nunca se agregó al expediente administrativo, lo cual ha sido objeto de denuncia”.

   3. Argumentos de la contestación de la demanda:

      12. El SENAPI contesta la demanda alegando lo siguiente:

          – Alega la preeminencia del Derecho comunitario sobre la normativa nacional, “por cuanto para el caso de reconocimiento de legitimidad para la interposición de la oposición a una solicitud de marca se debe estar a los dispuesto por el artículo 146 de la Decisión 486, la cual bien lo determinó la Resolución recurrida (…) están provistos de interés legítimo el titular de una marca ya registrada o de una solicitada con anterioridad dentro del territorio nacional, lo cual conforme a la lectura de la demanda de oposición la demandante no es titular de solicitud o registro de marca anterior (…) por cuanto la oposición presentada es por demás improcedente”.

          – “La figura de la coexistencia argumentada por la parte recurrente resulta inaplicable al presente trámite dado que la figura de la coexistencia bajo la norma comunitaria, únicamente aplica a registros de marca legalmente inscritos en el SENAPI, no siendo aplicable a signos no registrados (…) teniendo en cuenta que tanto el solicitante como el opositor a la fecha no son titulares de la denominación COLA POP´S resultando inoportuno verter mayores juicios respecto al uso que las partes pudieron desarrollar en el mercado con anterioridad a la solicitud”.

          – Sobre las facturas presentadas por la demandante, “se tiene que las mismas únicamente podrían probar el uso anterior del signo COLA POP´S, sin embargo, se debe estar a lo dispuesto por el artículo 154 de la Decisión 486, en cuanto al derecho de uso exclusivo de un signo se lo adquiere únicamente a través del registro”.

          – “En el presente caso, se ha podido verificar que la opositora no ha brindado indicios que permitan inferir que con el registro la solicitante pretenda perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (…) en especial cuando el opositor no es titular dentro del territorio nacional de la marca COLA POP´S (denominativa), no existiendo por ello transgresión de un derecho ajeno, no resultando entonces justificable la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486”.

      13. La tercera interesada Fábrica La Estrella S.R.L. ha señalado lo siguiente:

          – La demandante no tiene...