PROCESO 145-IP-2006

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1452
• Número de registro: 145-IP-2006
• Fecha de publicación: 10 Enero 2007
• Sección: Procesos
• Año: 2007
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 145-IP-2006

Interpretación prejudicial, de oficio de, los artículos 81; 82, literales a); 83, literales a), b) d) y e); 84; 104, literal d); y, 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; además, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No 3, Cuenca, República del Ecuador. Expediente interno N° 152-2002. Actor: Sociedad DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Marca: CAPITAN Z (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, Cuenca, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 11 de octubre de 2006.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

A. Las partes:

Demandante: Sociedad DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.

Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

COMITÉ DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

Tercero interesado: Sociedad SMITHKLINE BEECHAM PLC.

B. datos RELEVANTES.

1. Los hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad SMITHKLINE BEECHAM PLC. solicitó el 13 de marzo de 2000 el registro del signo mixto CAPITAN Z (DEVICE IN COLOUR) para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 102548.

2. La sociedad DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. presentó observaciones al registro del signo mixto CAPITAN Z (DEVICE IN COLOUR),con base en:

• Marca Z + gráfica a color (mixta)

• Marca Z + gráfica a color (mixta), inscrita bajo el certificado 4979-95, para amparar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Marca Z + gráfica a color (mixta), inscrita bajo el certificado 4896-98, para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Marca Z + gráfica (mixta), inscrita bajo el certificado 4978-95, para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Marca Z + gráfica (mixta), inscrita bajo el certificado 990-99, para amparar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Nombre comercial Z + gráfica, inscrito bajo el certificado 691-95.

• Nombre comercial Z+ gráfica, inscrito bajo el certificado 692-95.

3. Igualmente dentro de las observaciones argumentó que ha presentado las siguientes solicitudes de registro:

• Marca Z (mixta) con solicitud N° 98052, para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Marca Z (mixta) con solicitud N° 98051, para amparar productos comprendidos en case 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Nombre comercial Z + gráfica con solicitud N° 98053.

4. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 978001 de 31 de octubre de 2000, rechazó las observaciones presentadas y concedió el registro del signo mixto CAPITAN Z (DEVICE IN COLOUR).

5. La sociedad DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.,el 29 de noviembre de 2000presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

6. Mediante Resolución sin número, con fecha del 16 de abril del 2002 el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, resolvió el recurso presentado en el sentido de confirmar la Resolución N° 978001 del 31 de octubre de 2000.

7. La sociedad DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. el 27 de agosto de 2002, interpuso ante el Tribunal Distrital N° 3 de lo Contencioso Administrativo de Cuenca, recurso de contencioso administrativo de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

La sociedad DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos :

a. Lo que predomina en el signo mixto CAPITAN Z es la letra Z. Lo anterior es reforzado con el hecho de que la autoridad administrativa al realizar el cotejo marcario omite la parte gráfica y, además, considera únicamente la letra Z.

2. La marca mixta Z, de propiedad de DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA., es un signo notorio y, por lo tanto, goza de protección especial de conformidad con los artículos 224, 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, la marca Z debe ser protegida aunque sea en relación con signos que se pretenda registrar en otras clases, tal y como es el caso del signo mixto CAPITAN Z, ya que la protección de la marca notoria va más allá del principio de especialidad.

De conformidad con lo anterior, con el registro del signo CAPITAN Z el público consumidor puede incurrir en riesgo de asociación, ya que creería que los productos amparados por ambos signos provienen de DESTILERÍA ZHUMIR CIA. LTDA. y, en efecto, se estaría aprovechando del prestigio de ésta última.

c. Los signos en conflicto poseen evidentes semejanzas. Desde el punto de vista visual los signos coinciden en la letra Z ubicada al final del signo CAPITAN Z.

d. Al permitirse la coexistencia de los signos en conflicto, el consumidor caería en confusión indirecta, ya que creería que CAPITAN Z es un nuevo personaje de la sociedad DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. La caricatura que acompaña a la denominación CAPITAN Z tiene como característica principal que tanto en el pecho como en el casco se encuentra la letra Z y, por lo tanto, el consumidor asociará dicho signo a la marca Z de propiedad de DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.

e. La presentación de la letra Z en el signo mixto CAPITAN Z genera la dilución de la marca notoria Z de DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Por lo anterior, no se está frente al criterio de riesgo de asociación o confusión, sino al criterio de riesgo de dilución para proteger determinados signos distintivos. Dicho criterio se encuentra plasmado en el artículo 136 literal h) y 155 literal e) de la Decisión 486.

3. La contestación a la demanda.

a. Por parte del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

El Presidente del IEPI contestó la demanda de la siguiente manera:

“Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa.

Ratifico la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, dentro del trámite No. 01-239-RA., que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.

(…)”

b. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda de la siguiente manera:

“a) Niego pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada.

b) Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

c) Legalidad y total...