PROCESO 145-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 145-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81; 83, literales a), b), d) y e); 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, procedente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 2 de la República del Ecuador. Expediente Interno Nº 797-98-LM. Actor: “SUPAN S.A.” Marca: “BIMBO”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 2 (Guayaquil) de la República del Ecuador.

Magistrado consultante: doctor José Pincay Romero.

VISTOS:

Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

Tomando en consideración:

1. ANTECEDENTES.

   1.1. Las partes:

   Demandante: SUPAN S.A.

   Demandados: MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIAS Y PESCA.

   DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   Tercero Interesado: CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.

   1.2. El objeto de la demanda y su contestación.

   Se pretende la nulidad de la Resolución Nº 0966117 de septiembre 23 de 1998 del Director Nacional de Propiedad Industrial por la cual se rechaza la observación presentada por SUPAN S.A. y se ordena la continuación del trámite de registro del signo BIMBO, requerido por el tercero interesado.

   SUPAN S.A. en calidad de demandante alega que los actos impugnados deben anularse por cuanto la Administración omitió considerar los hechos demostrados dentro del proceso tales como, la identidad de los signos y la notoriedad de la marca BIMBO (clase 30), sobre la cual se fundaba la observación, amén de que ella es, también, un nombre comercial registrado en el Ecuador.

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual contesta la demanda oponiendo las excepciones de negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y defendiendo la legalidad del acto demandado.

   Manifiesta que la denominación solicitada es una marca que protegerá productos farmacéuticos y la denominación observante es una marca de producto que protege alimentos, “de ahí que quien requiera un fármaco no acudirá a un supermercado y de igual manera quien requiera de un alimento no lo buscará en una farmacia”. “...se desprende –agrega- que el signo BIMBO, solicitado es registrable por no haber con anterioridad derechos adquiridos por un tercero para esta denominación dentro de la clase internacional No. 5 o relacionada”.

   CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. comparece al proceso en defensa del acto acusado argumentando que no hay riesgo de confusión entre los signos, dada la disimilitud entre los productos que designan. Sostiene que su marca Bimbo es notoria desde antes de que se registrara en el Ecuador la de SUPAN S.A., ya que ella se registró por primera vez en México el 22 de septiembre de 1943 y por tanto “posee mejor derecho” para ser registrada.

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

   La solicitud que se tramita adolece de serias imprecisiones en cuanto a la identificación de las normas objeto de la consulta el Tribunal en uso de sus facultades estatutarias determina, que deberá interpretar disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en atención a que la solicitud de registro, según se desprende de los antecedentes remitidos por el Juez Consultante, fue radicada el 28 de abril de 1994, es decir, dentro de la vigencia de la norma comunitaria referida. Las disposiciones específicas objeto de la interpretación son: el artículo 81; el artículo 83, literales a), b), d) y e); el artículo 84 y el artículo 128.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

   DECISIÓN 344

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(...)

Artículo 83

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(...)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(...)

Artículo 128

El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En...