PROCESO No. 144-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 144-IP-2003

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro de la solicitud presentada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador. Marca: “PGALOC”. Actor: INDUSTRIAS ROCACEM S.A. Proceso Interno N° 021-02.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, a través de su Secretaria Relatora, y recibida en este Tribunal en fecha 11 de Diciembre de 2003; y,

El auto de 4 de febrero de 2004, mediante el cual el Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que son del tenor siguiente:

1. Partes en el proceso interno

   Es demandante la sociedad INDUSTRIAS ROCACEM S.A.; son demandados, según se desprende de la demanda, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador, e interviene como tercero interesado la compañía PLÁSTICOS RIVAL CIA, LTDA.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio No. 795-TDCAG-03 de 10 de diciembre de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos que demuestran:

   La sociedad PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA. presenta solicitud de registro del signo PGALOC para distinguir especialmente pegamentos industriales y demás productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 1. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 433, de febrero de 2001, dentro del trámite interno Nº 109241 iniciado el 20 de noviembre de 2000.

   La compañía INDUSTRIAS ROCACEM S.A. el 3 de mayo de 2001 presentó primera observación fundamentándose en solicitudes anteriores presentadas respecto de los signos PEGAROC y PEGAROC + GRÁFICA para distinguir productos de las Clases Internacionales 1 y 19, así como de servicios de la Clase 37.

   SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. presentó segunda observación con base en el registro de las marcas PEGACOR, destinadas a proteger productos de las Clases Internacionales 1 y 19.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolución Administrativa Nº 979417 de 3 de octubre de 2001 resolvió “rechazar las oposiciones presentadas por la Compañía INDUSTRIAS ROCACEM S.A. y por SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A., y conceder el registro de la marca de fábrica PGALOC solicitada por PLÁSTICOS RIVAL CIA. LTDA….”.

   En la misma Resolución el Director Nacional de Propiedad Industrial dice: “Con respecto a la primera oposición y una vez revisados los archivos de esta Dirección, se ha podido verificar que, todas las solicitudes prioritarias de registro de las marcas PGALOC y PGALOC + GRÁFICA (sic), destinadas a proteger productos de las clases internacionales Nos. 19 y 1 y servicios de la clase internacional Nº 37, y que han sido el fundamento de la presente oposición, han sido todas denegadas mediante resoluciones Nº 975889, 975391, 975392 y 975393, notificadas el 1 de febrero de 2000, en consecuencia la oposición presentada por la Compañía INDUSTRIAS ROCACEM S.A., carece de fundamento legal toda vez que ésta fue presentada el 3 de mayo de 2001 y las solicitudes prioritarias, fundamento de la oposición fueron rechazadas el 1 de febrero de 2000, es decir más de un año atrás”.

   Con relación a la segunda observación sostiene: “… vistas las marcas en conjunto y no fraccionadamente, en forma sucesiva y no simultánea, desde la óptica del consumidor medio, atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias y desde el punto de vista gráfico-visual, fonético-auditivo y conceptual o ideológico, se concluye que la marca solicitada PGALOC no es similar con la marca PEGACOR de propiedad de SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A., en consecuencia su coexistencia en el mercado no generará competencia desleal para los productores, así como tampoco error y confusión para los consumidores y medios comerciales respecto del origen empresarial de los productos a proteger”.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad INDUSTRIAS ROCACEM S.A., manifiesta que “… es evidente que el signo PGALOC Y ETIQUETA, solicitado por PLÁSTICOS RIVAL CIA. LTDA., es irregistrable, por la existencia de los registros anteriores de las marcas PEGAROC + GRÁFICA, PEGAROC, de propiedad de mi mandante, los cuales hacen que el mencionado signo carezca de distintividad y produzca confusión entre el público consumidor, además de no cumplir con los requisitos legales para que sea otorgado el registro de un signo solicitado…”.

   Manifiesta que el signo solicitado PGALOC Y ETIQUETA por la contraparte es un signo mixto “cuyo aspecto gráfico radica exclusivamente en el diseño característico de la palabra PGALOC. Por otro lado en los signos de propiedad de mi poderdante, … el elemento denominativo es el predominante”.

   Indica que el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, y que “Al realizar un simple análisis del signo solicitado PGALOC, se puede apreciar que carece de distintividad en vista de que no tiene la fuerza necesaria para diferenciar un producto de otro”.

   Argumenta que de la comparación entre los signos PEGAROC y PGALOC “se concluye la existencia del riesgo de confusión, y por tanto la irregistrabilidad del signo solicitado. Inclusive si hubiere duda o si solo se reconoce la posibilidad de que exista confusión, se debe negar el registro. De ahí que el riesgo de confusión se produce por la falta de distintividad que puede tener un signo en comparación a otro …”.

   La actora sostiene que existe riesgo de confusión visual y fonética.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual contesta a la demanda en los siguientes términos: (i) niega los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda; (ii) ratifica la Resolución Nº 979417 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial; (iii) impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente; y, (iv) se reproduzca todo lo que de autos le fuere favorable.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, al contestar la demanda dice que: (i) niega, pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda; (ii) impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente; y, (iii) la legalidad y total validez de la Resolución impugnada, de referencia.

   La sociedad PLÁSTICOS RIVAL CÍA. LTDA., por medio de apoderado, contesta a la demanda indicando que la Resolución impugnada “ha sido dictada por autoridad competente y en apego a las normas vigentes …”. Niega que a la actora “le asista algún derecho para impedir el registro de la marca de mi mandante, puesto que no es propietaria de ninguna marca registrada y que las solicitudes señaladas como fundamento de esta demanda fueron rechazadas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial con anterioridad a la oposición (sic) presentada” por lo que no tenía ningún interés legítimo para oponerse.

   Sostiene que la marca PGALOC “cuenta con las condiciones de distintividad establecidas por la ley … y no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 …”. Indica que entre las marcas en conflicto “existen suficientes diferencias tanto en el campo fonético-auditivo, como en el gráfico-visual, lo cual se evidencia fácilmente al ver y escuchar las marcas PGALOC y PEGAROC”.

   Por lo indicado argumenta: (i) negativa general de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) negativa de que el acto administrativo impugnado sea resultado de la inobservancia de leyes expresas; y, (iii) negativa que “… al demandado (sic) le asista algún derecho para impedir el registro de la marca solicitada por mi mandante …”.

   CONSIDERANDO

   Que no obstante no constar en autos la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca PGALOC, ésta fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 433, correspondiente al mes de febrero de 2001, dentro del trámite interno Nº 109241 de 20 de noviembre de 2000, con lo que se presume que antes de esta fecha se presentó la solicitud de registro de marca y en consecuencia en vigencia de la Decisión 344, por lo que ésta es la norma aplicable para efectos de los requisitos de la solicitud de registro aunque para los demás trámites, en lo que respecta al procedimiento, sería aplicable la Decisión 486, en consecuencia, teniendo en cuenta las normas aplicables al caso objeto de la presente solicitud que se desprenden de los datos del proceso y, conforme al artículo 34 del Tratado de Creación y 126 de su Estatuto, se interpretarán los artículos 81, y 83 literal a) de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

   Que las normas cuya interpretación de oficio ha determinado este Tribunal, son las disposiciones contenidas en los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

   Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el...