PROCESO No. 144-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 144-IP-2005

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales b) y f), 113 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Nº 1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, de la República del Ecuador. Proceso Interno Nº 9401-202-AI. Actor: ANGEL VIRGILIO ZHUNAULA VACACELA. Marca: LOS SHUNAULAS.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio Nº 452-TCA-DQ-1S-9401-AI, de fecha 30 de junio de 2005, remitido por la Sala Primera del Tribunal Nº 1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, de la República del Ecuador, relativa al Proceso Interno Nº 9401-202-AI.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 9 de agosto de 2005.

1. Las partes.

   La parte actora es ANGEL VIRGILIO ZHUNAULA VACACELA.

   Se demanda al Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales y a la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos.

   Con fecha 6 de octubre de 2000, Máximo Antonio Escalera Encalada solicitó el registro de la marca “LOS SHUNAULAS” en clase 41 (servicios de espectáculos musicales). La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual Nº 429, prescribiendo el tiempo para presentar observaciones por parte de terceros el 10 de enero de 2001.

   El 20 de febrero de 2001, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, concede el título de la marca solicitada bajo el registro Nº 3107-01.

   El 11 de junio de 2001, Virgilio Zhunaula Vacacela, interpone recurso de Revisión y solicita la nulidad del registro de la marca antes referida ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad intelectual, bajo el fundamento que la solicitud sub materia afecta la identidad y/o prestigio de su nombre, amparándose bajo el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486, asimismo, presenta pruebas conducentes a demostrar el uso comercial de su nombre como intérprete musical.

   La Dirección Nacional de Propiedad Industrial resuelve el caso, con un voto salvado, declarando infundada la nulidad del registro y ratificando la Resolución Nº 6493-01, la misma que concede el registro de la marca solicitada LOS SHUNAULAS.

   Con fecha 7 de junio de 2002, el actor, Virgilio Zhunaula Vacacela, presenta acción contenciosa administrativa ante la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   El demandante fundamenta su acción en la similitud existente entre su apellido paterno “ZHUNAULA”, en contraste con la solicitud de registro del signo “LOS SHUNAULAS”, ya que ésta podría causar un enorme daño y perjuicio, tanto económico como moral.

   Asimismo, el demandante manifiesta que la resolución administrativa impugnada, pese a fundamentarse en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486, viola la norma comunitaria, especialmente el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que según el actor, la aplicación de dicha norma debería orientarse a la denegación del registro.

   2.3. Contestación a la demanda

1. Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales:

   Contesta y contradice la demanda en los siguientes términos:

   - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   - Falsa personería, al demandar a los integrantes del Comité y no al representante legal del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

   - Improcedencia de la ampliación de la demanda por extemporánea.

   - Que el objeto de la demanda no es el pertinente, dado que la misma recae sobre la Resolución del Comité y no sobre la Resolución de la Dirección Nacional.

2. Máximo Escaleras Encalada

   Contesta y contradice la demanda en los siguientes términos:

   - Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta.

   - Improcedencia de la acción.

   - Falta de derecho del actor para formular la acción en los términos deducidos.

   - Violación de trámite.

   - Falta de legítimo contradictor.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, si bien en la consulta prejudicial se solicitó la interpretación de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que dicha regulación no es aplicable al caso concreto, no se interpretarán; sin embargo, se interpretarán de oficio los artículos 81, 83 literales b) y f), 113 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que la solicitud de registro fue presentada en vigencia de la Decisión 344.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (...)

   Artículo 81.-

   Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (...)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

b)

Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error

(…)

f)

Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esta persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y

(...)

Artículo 113

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales;

c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. - Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2. - Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier...