PROCESO 143-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 143-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 134 literales a), b y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 136 literal a) y 137 de la misma Decisión.

Marca: SÚPER SAZONADOR EL VERDE BATÁN acompañado de la frase ¡La esencia de sus comidas! (mixta).

Demandante: EMPRESAS ANDINAS S.A.

Proceso interno 16610-2013.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32, 67 y 68 de su Estatuto. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez presentó escrito de impedimento para conocer el presente proceso y, en consecuencia, no participa de su adopción.

VISTOS:

El 25 de septiembre de 2014, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 16610-2013.

El auto de 20 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo a los artículos 67 literal b) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

El auto de 20 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno.

Demandante: EMPRESAS ANDINAS S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú - INDECOPI.

Tercero interesado: EMARÁN S.A.C.

Hechos.

* El 11 de junio de 2008, la sociedad EMARÁN S.A.C. solicitó el registro de la marca "SUPER SAZONADOR EL VERDE BATÁN acompañado de la frase ¡La esencia de sus comidas!" (mixta), para distinguir sazonadores, condimentos y salsas comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 11 de julio de 2008, se publicó la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano".

* El 22 de agosto de 2008, EMPRESAS ANDINAS S.A. formuló oposición al registro del signo solicitado, sobre la base de la titularidad de la marca "VERDESITO SIBARITA" (Certificado 95469), argumentando sustancialmente la confundibilidad del signo solicitado respecto a la marca registrada.

* Mediante Resolución 1281-2009/CDS-INDECOPI de 29 de mayo de 2009, la Comisión de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición formulada por Empresas Andinas S.A., y otorgó el registro del signo solicitado.

* El 23 de junio de 2009, EMPRESAS ANDINAS S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 1281-2009/CDS-INDECOPI.

* El 12 de abril de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución 806-2010/TPI-INDECOPI, que confirmó lo resuelto por la Comisión de Signos distintivos.

* El 20 de julio de 2010, EMPRESAS ANDINAS S.A. interpuso acción contenciosa administrativa, solicitando la nulidad de la Resolución 0806-2010/TPI-INDECOPI.

* El 15 de noviembre de 2010, el INDECOPI contestó la demanda, negando el riesgo de confusión argumentado por la demandante.

* El 22 de diciembre de 2010, EMARÁN S.A.C. contestó la demanda, defendiendo la legalidad de la Resolución 0806-2010/TPI-INDECOPI.

* Por Sentencia de Primera Instancia, Resolución Nº. 12, de 23 de septiembre de 2011, el Séptimo Juzgado Transitorio en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

* El 24 de octubre de 2011, EMPRESAS ANDINAS S.A. interpuso recurso de apelación contra lo resuelto por la primera instancia judicial.

* Mediante Resolución número seis de 9 de abril de 2013, la Segunda Sala Contencioso Administrativa Transitoria, confirmó la sentencia de 23 de septiembre de 2011.

* El 26 de agosto de 2013, EMPRESAS ANDINAS S.A. interpuso recurso de casación.

* La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por proveído de 3 de julio de 2014, al declarar procedente el recurso de casación, solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial correspondiente.

Argumentos de la demanda.

Empresas Andinas S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que:

* La marca otorgada es similarmente confundible con su marca "VERDESITO" y etiqueta.

* En cuanto a los términos utilizados, señala que los signos contrapuestos tienen como términos predominantes a las denominaciones "VERDE" y "VERDESITO" las cuales son muy similares ya que el término "VERDE" está íntegramente comprendido en la marca registrada "VERDESITO". Agregó, además, que las denominaciones "SUPER" y "SAZONADOR" no deben ser tomadas en cuenta en la comparación de signos por ser denominaciones de carácter descriptivo y genérico, asimismo, que la presencia de los términos "SIBARITA" y "BATÁN" son únicamente indicativos del origen empresarial del producto.

* En cuanto a las semejanzas conceptuales, señaló que ambos signos aluden al color verde, siendo que la denominación "VERDESITO" constituye el diminutivo de la denominación "VERDE", argumenta que ello generaría confusión en el público consumidor.

* En cuanto a las semejanzas gráficas, expone que ambos presentan la misma disposición de términos en el diseño, tienen la misma disposición cromática de los elementos secundarios, tienen el mismo color de fondo en ambas marcas e incluso el uso del color rojo para el término "sazonador", y que la grafía que presente la letra "V" es muy similar en ambas marcas.

* Sobre la semejanza fonética, señaló que únicamente deben tenerse en cuenta los elementos predominantes.

* Respecto al grado de percepción del consumidor, éste debe determinarse tomando en consideración los elementos comunes de ambas marcas, de donde se concluye que el consumidor podría creer que se trata de la marca de su titularidad, sólo que en una presentación distinta, o de una marca derivada de su empresa.

* Agregó que la marca cuestionada pretende distinguir los mismos productos que la marca de su titularidad.

Argumentos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI, presenta contestación a la demanda manifestando que:

* En el caso del signo solicitado y el signo opuesto, resultan relevantes tanto el aspecto denominativo como el aspecto figurativo.

* Si bien desde el punto de vista fonético, los signos presentan las denominaciones VERDE/VERDESITO, la inclusión de elementos denominativos adicionales en los signos confrontados determina que éstos generen una entonación y pronunciamiento de conjunto distinta.

* Desde el punto de vista gráfico, la distinta extensión y estructura gramatical de las denominaciones que conforman los signos confrontados, así como la inclusión de elementos figurativos adicionales en ambos signos, determina que éstos susciten impresiones visuales de conjunto diferentes. Asimismo, señaló que si bien ambos signos se encuentran conformados por etiquetas de color verde y con letras rojas, ello no resulta relevante para determinar la confundibilidad, más aún si la combinación de dichos colores es frecuente en la conformación de marcas de la Clase 30 de la Nomenclatura Oficial de Niza.

* Ambos signos presentarían elementos adicionales que permitirían diferenciarlos.

Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado.

EMARÁN S.A.C. contestó la demanda señalando que:

* Si bien ambos signos comparten los colores rojo, blanco, un fondo de color verde; y además las expresiones "VERDE" en el signo solicitado y "VERDESITO" en la marca registrada los mismos no resultan suficientes a fin de generar en su conjunto, una impresión visual y sonora similar a los signos en conflicto.

* Además, la denominación "VERDE" es frecuentemente usada en la conformación de marcas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Los signos en conflicto presentan otros elementos que los hacen disímiles, como la denominación "BATÁN" y el logotipo de un batan en el signo solicitado y los elementos gráficos junto con la denominación "SIBARITA", escrita con letras características en la marca registrada.

Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia, que declara infundada la demanda, se fundamenta en que:

* Ambas marcas tienen elementos suficientemente diferenciadores ya que en la marca de la demandante resalta el elemento denominativo "VERDESITO SIBARITA" mientras que en la marca cuestionada el elemento denominativo resaltante es "EL VERDE BATÁN" de lo que se desprende que no tienen una pronunciación similar al existir diferencias tanto en sus elementos gráficos como fonéticos.

* Las palabras "SAZONADOR" y "¡MÁS SABOR Y COLOR!" y "SUPER SAZONADOR" y "¡LA ESENCIA NATURAL DE SUS COMIDAS!" no pueden ser considerados elementos diferenciadores.

* En el aspecto figurativo ambas marcas se encuentran acompañadas de figuras diferentes (en cuanto a su representación y colores), lo que apreciado en su conjunto hace que ambas marcas tengan una representación gráfica y visual suficientemente diferenciadora para hacer a la marca cuestionada registrable.

Argumentos del recurso de...