PROCESO No. 143-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 143-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a, y 83, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal e, y 84 eiusdem.

Parte actora: sociedad EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.

Caso: marca “BONITO + grafica”.

Expediente Interno Nº 8066 ML.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diez de noviembre del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los Arts. 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y d) de la Decisión 344; y, Arts. 134, 136 literales a) b) d) y h); y 228 de la Decisión 486”, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente (e), Dr. Víctor Terán Martínez, y recibida en este Tribunal en fecha 15 de octubre de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   De la demanda presentada por el mandatario especial para los asuntos de la Propiedad Industrial de la empresa EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A., se desprende que “El 16 de noviembre de 1999 ... a nombre de EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A., presenté observación en contra de la solicitud de registro e inscripción de la denominación BONITO + GRAFICA ... solicitud presentada el 31 de agosto de 1999 por la empresa PROHIGIE C.A”; que “El fundamento principal de la observación fue que mi representada tiene registrada, inscrita y en uso constante desde hace muchos años en el Ecuador y en otros países, marcas de fábrica, de servicios y nombres comerciales con el nombre ‘BONITA’ ”; que “La empresa PROHIGIE C.A., pretende registrar en el Ecuador la marca BONITO + GRAFICA y obtener ventaja y éxito comercial utilizando esta palabra que es famosa y de renombre en el País y a nivel mundial”; que “El señor Director Nacional de Propiedad Industrial el 01 de agosto del 2000, dictó la Resolución No. 977802 ... mediante la cual rechazó la observación/oposición interpuesta por la Compañía EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. y aceptó el registro de la denominación BONITO + GRAFICA”; y que “Con fecha 07 de septiembre del año 2000, mi Representada presentó el correspondiente Recurso de Reposición ante el mismo Director Nacional de Propiedad Industrial, quien con fecha 30 de octubre del año 2000 dictó la resolución No. 977940 ... con la cual ratifica el contenido de la resolución No. 977802 y rechazó el recurso presentado”.

   1.2. Cuestión de derecho

   El consultante informa que, a juicio del actor, “la marca BONITO + GRAFICA que se pretende registrar, no es solo semejantes, sino idénticos (sic) a la marca BONITA Y BONITA DISEÑO DE ETIQUETA, únicamente cambia el género gramatical, y su inscripción induciría al consumidor a errores y confusión”.

   El actor alega en su demanda que “La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, no realizó el cotejo marcario conforme debe ser, ya que existe total identidad entre estas dos marcas, lo que provocará error y confusión entre éstas al público consumidor”; que al “conceder el registro en cuestión, está pasando por alto la indiscutible e innegable reproducción total del nombre de las marcas registradas por parte de la Observante, sobre las que se han concedido derechos de uso exclusivo con anterioridad”; que “en el derecho marcario existe también el ‘riesgo de asociación’, entendiéndose que el riesgo de asociación es una consecuencia del riesgo confusionista, donde el consumidor, no adquiere un producto o servicio por otro, sino que por la creencia errónea que se deriva del parecido de las marcas, asume que son productos de un mismo origen empresarial con gran calidad, factores estos que condicionan su elección”; que la Administración “ignora y desconoce la evidente identidad entre los signos confrontados; pues, BONITA y BONITO, no son sólo semejantes, sino idénticos ya que únicamente cambia el género gramatical; y, esta característica sí influye en el público consumidor, ya que induce a confundir una marca con otra, con los consecuentes perjuicios no sólo en el ámbito económico y comercial sino en el prestigio y notoriedad alcanzados por las marcas registradas por mi Representada; lo cual es de conocimiento general, ya que los productos que comercializa Exportadora Bananera Noboa S.A., identificados con las marcas BONITA y BONITA DISEÑO DE ETIQUETA, sobrepasan las fronteras nacionales; y, las Leyes que rigen la Propiedad Industrial en el Ecuador, otorgan tutela especial a las marcas notorias frente a signos semejantes o idénticos, sin atender los productos o servicios a los cuales vayan a aplicarse; y, así lo establecían claramente los Arts. 83, literales a) y d) de la Decisión 344 ...”.

   Asimismo, indica el actor que “la denominación BONITO + GRAFICA solicitada por PROHIGIE C.A. ... no poseía el requisito de distintividad que establecía el Art. 81 de la Decisión 344 ...”; solicita a la instancia consultante que “se dignen resolver conforme mandan las normas legales de la materia, esto es, realizando el cotejo de los signos en controversia, BONITA y BONITO, en su conjunto, de modo sucesivo, no simultáneo, atendiendo más a las semejanzas que a las diferencias”; y alega que “uno de los intangibles de mayor valor de la COMPAÑÍA EXAPORTADORA (sic) BANANERA NOBOA S.A., son sus marcas, que como tengo dicho han adquirido notoriedad, prestigio, debido a la seriedad comercial en el cumplimiento de sus compromisos, a la calidad de sus productos, al éxito en su esfuerzo diario, su acierto en la organización empresarial, el espíritu de captación de su clientela y todo lo que una empresa construye a través de largos años para alcanzar fama y prestigio con sus marcas”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. Afirma el consultante que, según la delegada del Procurador General del Estado, “corresponde a los representantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales de las instituciones que gozan de personalidad jurídica, ejercer el patrocinio legal; siendo además, responsables en forma civil, administrativa y penal del cumplimiento de esta obligación”.

   2.2. Informa también el consultante que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual “niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, se ratifica en la resolución que se impugna”.

   2.3. Agrega el consultante que el Director Nacional de Propiedad Industrial opuso las siguientes excepciones “negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda”.

   En su escrito de contestación a la demanda, el Director Nacional de Propiedad Industrial, del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, argumenta que “PROHIGIE C.A, solicitó el registro de la marca de fábrica denominada BONITO + GRAFICA ... para proteger productos de la clase internacional No 16”; que “EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A., presentó observación fundamenta su demanda en el hecho que su representada tiene registradas en el Ecuador las marcas BONITA NUEVO DISEÑO DE ETIQUETA, BONITA y BONITA Y DISEÑO DE ETIQUETA ... y protegen productos de las clases internacionales 29, 30, 31, 32, y 35, respectivamente. Si comparamos las denominaciones, desde el punto de vista fonético, auditivo podemos apreciar que son diferentes, la denominación solicitada se compone de elementos ortográficos fonéticos, auditivos y visuales diferentes que la marca de la contraparte, la impresión que imprime cada marca es susceptible de apreciarse sin encontrar semejanzas entre las mismas, ya que cada una se diferencia, debido a lo cual en ningún momento el público consumidor se encontrará en peligro de confundirse en la elección de los productos que cada marca protege, lo que determina que la marca de la compañía observante es estructuralmente diferente, de tal forma que la marca solicitada es lo suficientemente susceptible de registro, pues cumplía los requisitos exigidos por el Art. 81 de la Decisión 344 ... y no contravenía lo que disponía el Art. 83 literal a) ...”; y que “Las marcas enfrentadas tienen entre si un contenido conceptual distinto que se aprecia indiscutiblemente; las palabras BONITO y BONITA, ofrecen un significado distinto, por lo que no puede darse el riesgo de asociación y dilución de la fuerza distintiva de la marca registrada, no podemos desde ningún punto de vista hablar de riesgo de confusión cuando las denominaciones son diferentes que le permiten compartir el mercado pacíficamente, sin perjudicarse mutuamente; además no existe posibilidad de confusión o asociación, ya que protege (sic) productos distintos y están dirigidos al público consumidor radicalmente distinto y se comercializan por diferentes canales de distribución”.

   CONSIDERANDO

   Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en “los Arts. 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y d) de la Decisión 344; y, Arts. 134, 136 literales a) b) d) y h); y 228 de la Decisión 486”;

   Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 13 y 14 del expediente, la presente solicitud de...