PROCESO No. 143-IP-2003
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO Nº 143-IP-2003
Interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador. Interpretación de oficio de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Proceso Interno N° 230-00-AB. Actor: Industrias ROCACEM S.A. Marca: PEGAROC.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil cuatro.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio Nº 795-TDCAG-03, remitido por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, con motivo del Proceso Interno N° 230-00-AB, oficio que fue recibido el 11 de diciembre de 2003.
Que la solicitud, en puridad no cumple con todos los requisitos exigidos por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal; sin embargo, en anteriores oportunidades el Tribunal ha admitido solicitudes que no reunían estos requisitos supliendo las carencias con elementos que aparecen de los documentos remitidos; la mencionada solicitud fue admitida a trámite mediante auto dictado el 11 de febrero de 2004.
Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:
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Las partes
La actora es la industria ROCACEM S.A.
Los demandados son: el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, el Delegado Distrital del Guayas de la Procuraduría General del Estado, y como coadyuvante del demandado, la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.
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Determinación de los hechos relevantes
2.1. Hechos
El 20 de octubre de 1998 INDUSTRIAS ROCACEM S.A., solicitó el registro de PEGAROC para proteger servicios de la Clase 37 (Clase 37: construcción; reparación; servicios de instalación).
Publicada la solicitud de registro de marca, la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A., el 21 de mayo de 1999, presentó observaciones contra dicha solicitud, amparándose en que es titular de la solicitud del registro de la marca PEGACOR, para proteger productos de las Clases 1 y 19 (Clase 1: Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria. Clase 19: Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.)
Mediante Resolución No. 975391 de 27 enero de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial, aceptó las observaciones presentadas y rechazó el registro de la marca PEGAROC.
2.2. Fundamentos de la demanda
La sociedad INDUSTRIAS ROCACEM S.A., -demandante en el presente proceso-, mediante apoderado, solicita al Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, que “...revoque la resolución Nº 975391 de 27 de Enero de 2000, notificada en Febrero 1 del 2000 y se restituya el derecho de mi mandante que ha sido negado totalmente por el acto administrativo impugnado y se niegue la observación presentada por SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A., ordenándose la prosecución del correspondiente tramite de registro de la marca PEGAROC...”.
La demandante sostiene que “... el signo solicitado por mi mandante tiene gran capacidad distintiva, por cuanto en su concepto crea la imagen dentro del público consumidor de un material que PEGA con la fortaleza de la ROCA, formándose así el signo PEGAROC –negrillas puestas por la demandante-, lo que brinda a este signo la suficiente diferenciación sobre cualquier otra marca que se pueda considerar como similar.
La actora señala que “… INDUSTRIAS ROCACEM S.A. es una sociedad que forma parte del grupo empresarial LA CEMENTO NACIONAL, empresa que cuenta bajo su titularidad un gran número de marcas (sic) … como: ROCATECHO, FUROCA, ROCACEM, etc., es decir que fácilmente se puede deducir que el contenido conceptual que se trata de evocar es mediante la utilización de dicho prefijo es ROCA o ROC (sic), siendo dicho prefijo parte de una familia de marcas, figura legal que ha sido reconocida incluso por la misma Dirección Nacional de Propiedad Industrial …”.
La sociedad INDUSTRIAS ROCACEM S.A. argumenta que “… el señor Director Nacional de Propiedad Industrial fundamenta su resolución en base a dos solicitudes de registro mal presentadas -el subrayado es de la demandante- ya que en dichas solicitudes no se especifica los productos a ser protegidos por la marca PEGACOR …”.
La actora manifiesta que “ la confusión entre signos distintivos se debe presentar respecto de los signos como tal y respecto de los productos o servicios que identifican, ya que si alguno de estos dos requerimientos resulta negativo, resulta imposible alegar confusión” -el subrayado es de la demandante-.
La demandante fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 81, 87 y 83 a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en otras normas del Ordenamiento Jurídico de la República del Ecuador.
2.3. Contestación a la demanda
En el expediente enviado por la jurisdicción consultante, sólo constan la contestación a la demanda del Director (E) del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y del Delegado Distrital del Guayas de la Procuraduría General del Estado.
2.3.1 Del Director (E) del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.
El Director (E) del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda, deduciendo las siguientes excepciones: “a.- negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demandada (...) d.- Para determinar la confusión entre las marcas enfrentadas se debe tener en cuenta algunos aspectos importantes dentro del derecho marcario como son: la identidad de las marcas en el plano gráfico –visuales como fonético-auditivas (sic), la relación entre los productos o servicios; y los canales de comercialización. En el presente existe semejanza entre las marcas en conflicto, además la marca observante protege productos de la clase Internacional 19, que están relacionados con los servicios de la clase internacionales Nº 37 y utilizan los mismos canales de comercialización y distribución, por lo que es menester declarar la incompatibilidad entre signos similares (...) e.- Teniendo en cuenta lo expuesto se concluyó que la marca solicitada se encontraba incursa dentro de las prohibiciones de los Art. 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena vigente a esa fecha en concordancia con lo que establece los Art. 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 y Arts. 195 literal a) y 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, con estos antecedentes la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió aceptar la observación presentada y denegar el registro de la denominación solicitada”.
2.3.2 Del Delegado Distrital del Guayas de la Procuraduría General del Estado.
El Delegado Distrital del Guayas de la Procuraduría General del Estado, en su contestación a la demanda sostiene que “De conformidad con los artículos 346 y 349 de la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial Nº 320 del 19 de mayo de 1998, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa; cuyo representante legal es su Presidente. Por lo tanto, corresponde al representante del IEPI comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada
CONSIDERANDO:
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;
Que en el presente caso se interpretarán de oficio los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:
DECISIÓN 344
Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona
No podrán registrarse como marcas los signos que:
a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
(...)
Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;
(…)
d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a...
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