PROCESO 142-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 142-IP-2014

Interpretación prejudicial a solicitud de parte del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio de los artículos 89 y 91 de la misma normativa. Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Demandante: SANOFI-SYNTHELABO. Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Marca: "ZATROL" (denominativa). Expediente Interno: 17811-2013-15249.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 3255-S-TDCA-No.1 de 3 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 25 de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1, República del Ecuador, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 17811-2013-15249.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

   Partes:

   Demandante: SANOFI-SYNTHELABO.

   Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI.

   PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES DEL IEPI.

   PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, REPÚBLICA DE ECUADOR.

   Tercero Interesado: LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.

   Hechos:

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   * El 29 de octubre de 2000, la sociedad LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., solicitó el registro de la marca ZATROL (denominativa) para distinguir todos los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente productos farmacéuticos.

   * Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 429, el 9 de enero de 2001, la empresa SANOFI-SYNTHELABO, formuló oposición, soportando su legítimo interés en ser competidora directa de la empresa solicitante, argumentando que el signo solicitado es confundible con su marca registrada XATRAL (denominativa).

   * El 21 de febrero de 2001, LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., contestó la oposición, sosteniendo la distintividad de su signo ZATROL (denominativo).

   * Mediante Resolución 979530 de 19 de septiembre de 2001, el Director Nacional de Propiedad Industrial aceptó la oposición, confirmó la falta de distintividad del signo ZATROL (denominativo) y la semejanza con la marca registrada XATRAL y (denominativa) como consecuencia de ello rechazó la solicitud presentada por LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.

   * El 31 de octubre de 2001, la empresa LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.

   * Con Resolución s/n de 13 de agosto de 2003, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, aceptó el recurso de apelación y señaló que pese a la similitud entre los signos denominativos ZATROL y XATRAL, dada la especialidad de los productos que protegerá el primero, el mismo resulta registrable; en tal sentido determinó la existencia de error de hecho y de derecho en la Resolución 979530 de 19 de septiembre de 2001 que denegó el registro de la marca solicitada por LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.

   * El 18 y 19 de agosto de 2003, SANOFI- SYNTHELABO solicitó al Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, la rectificación y aclaración de la Resolución s/n de 13 de agosto de 2003 con la finalidad de que se motive la declaración de nulidad de oficio de la Resolución 979530, así como la decisión de conceder el registro del signo ZATROL (denominativo).

   * Mediante Resolución s/n de fecha 16 de febrero de 2004, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales rechazó la solicitud de rectificación y aclaración de SANOFI-SYNTHELABO.

   * El 25 de junio de 2004, SANOFI-SYNTHELABO, presenta ante el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa en contra de las Resoluciones s/n de fechas 13 de agosto de 2003 y 16 de febrero de 2004, expedidas por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

   * El 21 de marzo de 2006, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI-, da contestación a la demanda contenciosa administrativa.

   * El 24 de marzo de 2006, la Presidenta del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI se abstiene de contestar la demanda incoada, alegando parentesco dentro del cuarto grado de consanguineidad con la representante legal del estudio jurídico que representa a la empresa SANOFI-SYNTHELABO.

   * El 27 de marzo de 2006, el Delegado del Procurador General del Estado contesta la demanda contenciosa administrativa presentada.

   * Mediante escrito de 21 de noviembre de 2006, LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., contesta el recurso presentado por SANOFI-SYNTHELABO.

   * El 18 de julio de 2011 y el 31 de marzo de 2014, la sociedad SANOFI-SYNTHELABO solicita la suspensión del trámite del proceso a fin que se solicite la Interpretación Prejudicial de la normativa pertinente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   * Mediante providencia de 18 de agosto de 2014 el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República de Ecuador decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los artículos 135, 136, 224 y 228 de la Decisión 486.

   + Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

   * La sociedad SANOFI-SYNTHELABO en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   * Mantiene que el recurso de apelación interpuesto por LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. fue calificado ilegítimamente por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, vulnerando con ello lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual.

   * Aduce que la apelante no señaló en su recurso que existió vicio alguno en la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial, lo cual significa que reconoce la validez de dicho acto, sin embargo, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales lo revocó sobre la base de un error de hecho y derecho que no se alegó en la impugnación.

   * Afirma que el Comité no podía sostener que la marca registrada XATRAL (denominativa) solamente identificaba "tratamiento de las manifestaciones funcionales de la hiperplasia benigna de próstata", pues la protección se extiende en general a todos los productos farmacéuticos tal como consta en el registro. Además, aun cuando la marca ZATROL (denominativa) se haya limitado a proteger "bloqueador selectivo de la bomba de protones en úlceras y esofagitis", el mismo pertenece al género de los productos farmacéuticos, lo cual significa que ambos signos distinguen productos de la misma naturaleza.

   * Enuncia que existe similitud ortográfica y fonética entre las marcas denominativas XATRAL y ZATROL, lo que podría causar confusión entre los consumidores, quienes pensarán que se trata de la misma marca o que la segunda deriva de la primera y que los productos que ambas identifican poseen un mismo origen empresarial y una misma calidad.

   * Que el Comité limitó la protección de la marca solicitada sin que ello haya sido solicitado por LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.

   2. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (IEPI).

      * El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI - de la República de Ecuador, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      * Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada.

      * Afirma la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia.

      * Aduce falta de legitimidad de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

      * Impugnación de la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

      * Ratificó el contenido del acto administrativo contenido en las resoluciones del Comité de...