PROCESO 142-IP-2005

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1278
• Fecha de publicación: 15 Diciembre 2005
• Número de registro: 142-IP-2005
• Sección: Procesos
• Año: 2005

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PROCESO Nº 142-IP-2005Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre la base de lo solicitado por el Tribunal Nº 2 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Guayaquil, de la República del Ecuador Proceso Interno Nº 181-00-MC. Actor: IMPORTADORA EL ROSADO CÍA. LTDA. Marca: GINO FERRARI Y LOGOTIPO.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 604-TDCG-2005-08-11, de fecha 11 de agosto de 2005, remitido por El Tribunal Nº 2 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Guayaquil, de la República del Ecuador. Proceso Interno Nº 181-00-MC.

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 9 de agosto de 2005.

1. Las partes.

La parte actora es la compañía IMPORTADORA ROSADO C. LTDA.

Se demanda al Director Nacional de la Propiedad Industrial, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y al Procurador General del Estado de la República del Ecuador, y como tercero beneficiario se tiene a FERRARI S. p. A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos.

Con fecha 14 de abril de 1998, la compañía IMPORTADORA ROSADO C. LTDA. solicita ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro como marca del signo GINO FERRARI & LOGOTIPO en la clase 25 (vestidos, calzados, sombrerería y demás productos) de la Clasificación Internacional, la misma que fue tramitada mediante solicitud Nº 86815-98. Ésta fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 399 del mes de abril de 1998. Posteriormente, FERRARI S. p. A. presenta observación a la solicitud en base a su marca FERRARI con registros en varios Países del Mundo, incluidos algunos de la Comunidad Andina, sobre la cual alega notoriedad.

Con fecha 12 de enero de 2000, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial mediante Resolución Nº 974667, resuelve declarar fundada laobservación y rechazar el registro de la marca GINO FERRARI (mixta), sustentando su decisión en la prohibición que establece el articulo 83 literal d) de la Decisión 344, es decir, por ser confundible a un signo notoriamente conocido.

De esta manera, la actora, con fecha 14 de abril de 2000, interpone directamente acción contencioso administrativa ante el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, la misma que por sorteo se traslada a la Segunda Sala del mencionado Tribunal, en fecha 17 de abril de 2000.

2.2. Fundamentos de la demanda.

La demandante manifiesta que no existe similitud grafica, fonética, ni auditiva entre los signos sub litis, además, que la marca que se pretende registrar acoge productos de la Clase 25, y que la marca sobre la cual se fundamenta la observación “tiene que ver con automotores”, por tanto, no se produciría confusión entre los consumidores. Además, alega que la marca sobre la cual se basa la observación, no se encuentra registrada en el país, ni en ningún otro de la Comunidad Andina.

Asimismo se adjunta una relación de registros conferidos por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de marcas que coexisten en forma pacífica con la denominación FERRARI o similares, a nombre de diferentes titulares.

2.3. Contestación a la demanda

2.3.1. Dirección Nacional de Propiedad Intelectual:

Contesta la demanda en los siguientes términos:

• Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

• Ilegitimidad del acto impugnado por provenir de autoridad competente

• Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

• Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción

• Falta de derecho del actor.

En este sentido, solicita se rechace la demanda.

2.3.2. Procuraduría General del Estado:

Contesta la demanda bajo los siguientes argumentos:

• Validez de la Resolución Nº 0974867

• Caducidad del derecho y prescripción de la acción.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, de acuerdo a lo solicitado por el Tribunal Nº 2 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Guayaquil, de la República del Ecuador, en la consulta de interpretación prejudicial solicitada, este Tribunal interpretará el artículo 83 literal d) de la Decisión 344, y de oficio el artículo 81 y el literal a) y e) del artículo 83 de la citada Decisión, por ser pertinente al caso concreto.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 344

“(...)

Artículo 81.-

Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…)

Artículo 83.-

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

1. Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)

4. Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

4. Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(...)”

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

I. LA MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS DE UN SIGNO PARA SER REGISTRADO COMO MARCA.

El artículo 81 de la Decisión 344 en su segundo párrafo, establece la definición de marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Asimismo, el citado artículo 81, incluye en la definición de marca, a aquel signo que para acceder a registro debe reunir tres requisitos fundamentales, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado:

La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de...