PROCESO 141-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 141-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Actor: Sanofi Aventis. Patente de Invención: “Polisacáridos de actividad antitrombótica que presentan por lo menos un enlace covalente con la biotina o un derivado de la biotina”.

Proceso Interno: 2010-00361-00.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 940 de 6 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-000361-00.

El Auto de 27 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: Sanofi Aventis.

      Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

   2. Hechos:

   1. El 19 de marzo de 2003 la sociedad SANOFI SYNTHELABO y AKZO NOVEL N.V. presentó solicitud de patente para la invención denominada “Polisacáridos de actividad antitrombótica que presentan por lo menos un enlace covalente con la biotina o un derivado de la biotina” ante la división de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Posteriormente, la sociedad AKZO NOVEL N.V. cedió los derechos a SANOFI SYNTHELABO, quien cambió el nombre del titular a SANOFI AVENTIS.

   2. El 10 de octubre de 2003, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió los resultados del primer examen de forma de la solicitud, requiriendo al solicitante la presentación del poder a nombre de AKSO NOBEL N.V., requerimiento que fue atendido en debida forma y oportunidad mediante memorial de 5 de diciembre de 2003.

   3. El 23 de abril de 2004, se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el documento de cesión de derechos sobre la solicitud de patente de AKSO NOBEL N.V. a SANOFI –SYNTHELABO.

   4. El 30 de septiembre de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la publicación de la solicitud de patente en la Gaceta Oficial 544. No se presentaron oposiciones por parte de terceros.

   5. El 14 de febrero de 2005, se informó a la Superintendencia de Industria y Comercio del cambio en el nombre de la sociedad titular SANOFI-SYNTHELABO a SANOFI-AVENTIS.

   6. El 22 de febrero de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió los resultados del examen de fondo, elevando como objeciones a la patentabilidad: a) Claridad de la descripción; b) Excepciones a la patentabilidad; c) Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso; d) Ausencia de novedad en vista de las revelaciones del documento D1; y e) Nivel inventivo con base en los documentos D1 y D2.

   7. El 22 de mayo de 2008, atendiendo el anterior requerimiento, se allegó escrito señalando las razones por las cuales la solicitud goza de novedad y nivel inventivo y cancelando la materia relativa a métodos de tratamiento y usos o segundos usos.

   8. El 11 de julio de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió el segundo examen de patentabilidad, en el cual notificó al solicitante el mantenimiento únicamente de una objeción por falta de nivel inventivo en vista de los documentos D1 y D2.

   9. El 30 de septiembre de 2008, Sanofi Aventis presentó respuesta al anterior requerimiento, allegando argumentos técnicos necesarios para desvirtuar la objeción expuesta respecto del cumplimiento del requisito de nivel inventivo.

   10. El 18 de mayo de 2009, el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención mediante Resolución 24573, argumentando que la totalidad de las reivindicaciones pendientes no cumplían con el requisito de nivel inventivo.

   11. El 16 de junio de 2009, Sanofi Aventis interpuso recurso de reposición contra la Resolución 24573.

   12. El 19 de febrero de 2010, mediante Resolución 9316, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto, en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución 24573.

   13. El 13 de julio de 2010, SANOFI AVENTIS interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 24573 de 18 de mayo de 2009 y 9316 de 19 de febrero de 2010.

   14. El 15 de diciembre de 2010, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto calendado en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio.

   15. El 13 de octubre de 2011, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso para efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   16. Sanofi Aventis sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

       – Se trata de una invención que posee el nivel inventivo requerido sobre el arte previo. No es cierto que los documentos D1 y D2 puedan conducir a cualquier persona versada en la materia a lograr, de manera evidente, el objeto reivindicado. Además, presentan diferencias notorias con la patente de invención que aquí se solicita.

       – Se logró demostrar que existía un problema por la inexistencia de composiciones farmacéuticas que presentaran actividad antitrombótica sin efectos secundarios pero que pudieran administrarse a pacientes con riesgo de padecer trombosis o enfermedades similares y sin que se presentara una hemorragia en dichos pacientes, problema que se soluciona de manera efectiva por la invención que protege la patente que fue denegada.

       – La invención cuenta con suficiente nivel inventivo para ser protegida mediante la patente que aquí se solicita habida consideración de que ofrece una invaluable ventaja terapéutica que proviene del sorpresivo salto inventivo de los compuestos que la integran.

       – El análisis del nivel inventivo se realizó bajo criterios parcializados y en incumplimiento del artículo 18 de la Decisión 486 pues la decisión carece de fundamento técnico y legal.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   17. La Superintendencia de Industria y Comercio no contestó la demanda dentro del término oportuno para ello.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   18. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por lo tanto, procede la interpretación solicitada[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial.

   2. Estado de la técnica (arte previo) y técnico medio en la materia.

   3. El nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos.

   4. El nivel inventivo en relación con los productos químicos.

   5. El análisis retrospectivo y la proscripción de análisis tipo Hindsight.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. CONCEPTO DE INVENCIÓN Y REQUISITOS DE PATENTABILIDAD: LA NOVEDAD, EL NIVEL INVENTIVO Y LA SUSCEPTIBILIDAD DE APLICACIÓN INDUSTRIAL.

   19. De los antecedentes se advierte que Sanofi Synthelabo y Akzo Novel N.V (ahora Sanofi Aventis) solicitó el registro de la patente de “Polisacáridos de actividad antitrombótica que presentan por lo menos un enlace covalente con la biotina o un derivado de la biotina”. En virtud a ello se procederá a emitir la interpretación prejudicial con atención al concepto de invención y los requisitos de su registro.

   20. Dentro del Proceso 45-IP-2013, sobre la patente titulada DERIVADOS DE QUINAZOLINA INHIBIDORES DE SRC TIROSINA CINASA, este Tribunal ha señalado que:

       “Al respecto, si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

       El Tribunal, por su parte, ha manifestado que ‘el concepto de invención a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del estado de la técnica—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria’ (Proceso 21-IP-2000, caso: ‘DERIVADOS DE BILIS HUMANA’, publicado en la Gaceta Oficial 631 de 10 de enero de 2001).

       Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha señalado: ‘La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)’. (Proceso...