PROCESO 140-IP-2003

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1061
• Número de registro: 140-IP-2003
• Fecha de publicación: 29 Abril 2004
• Sección: Procesos
• Año: 2004
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 140-IP-2003

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4, 12, 51 y 53 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la solicitud presentada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador. Patente: Máquina de bucle para arrollar una cinta en forma de espiral. Actor: PLASTIGAMA S.A. Proceso Interno Nº 526-02-1.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta y un día del mes de marzo del año 2004.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, a través de la Secretaria Relatora Abogada Miriam Flores Apolinario, recibida en este Tribunal en fecha 11 de diciembre de 2003, sin especificar ningún artículo del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino en particular, con motivo del proceso interno de única instancia Nº 526-02-1.

El auto de trece de febrero del presente año, mediante el cual éste Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial.

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

Demandante es la compañía PLASTIGAMA S.A. y, son demandados el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y la compañía RIB LOC AUSTRALIA PTY LTD.

2. Hechos

La empresa RIB LOC AUSTRALIA PTY LTDA., el 2 de octubre de 1991, solicitó en Australia patente de invención de una MAQUINA DE BUCLE PARA ARROLLAR UNA CINTA EN FORMA DE ESPIRAL; posteriormente en fecha 30 de septiembre de 1992, la misma empresa, en virtud del derecho de prioridad solicita la reivindicación de la precitada solicitud australiana bajo el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT por sus siglas en ingles), no obstante que la República del Ecuador accedió al mismo recién el 7 de mayo de 2001.

El 31 de marzo de 1993 la compañía RIB LOC AUSTRALIA PTY LTDA. presentó, a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), solicitud de patente de invención que se tramitó bajo el Nº SP 93-921, referida a una MAQUINA DE BUCLE PARA ARROLLAR UNA CINTA EN FORMA DE ESPIRAL, misma que fue concedida el 11 de agosto de 1994 mediante resolución Nº PI 94-802, que: “… acredita la concesión por Veinte (sic) años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, del registro de la PATENTE DE INVENCIÓN…”.

En fecha 14 de junio de 2001 la empresa PLASTIGAMA S.A. interpone Recurso Extraordinario de Revisión ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, mediante el cual solicita la nulidad de la resolución Nº PI 94-802; el mencionado Comité mediante resolución sin número, en fecha 9 de septiembre de 2002, decide: “Inhibirse de conocer y resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por PLASTIGAMA S.A. para anular el Título PI-94-802, por el cual se otorgó a favor de RIB LOC AUSTRALIA PTY LTD. el registro de la patente de invención denominada MÁQUINA DE BUCLE PARA ARROLLAR UNA CINTA EN FORMA DE ESPIRAL …”.

El 18 de diciembre del 2002 la empresa PLASTIGAMA S.A. presenta demanda contra el IEPI y la compañía RIB LOC AUSTRALIA PTY LTD., según consta en el auto de fecha 18 de diciembre de 2002 del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, solicitando que: “la patente de invención Nº 94-802 … sea declarada nula por contravenir las normas legales constantes en la Ley de Propiedad Intelectual y Decisiones 344 y 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) …”.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora, en relación a la prioridad y a la falta de novedad de la patente PI-94-802, sostiene que: “El derecho de prioridad permite dentro del año siguiente a la primera solicitud de patente solicitar la protección de la misma invención en uno o más países distintos del original ... En marzo 31 de 1993, es decir cerca de un año y medio después de la primera solicitud de patente presentada por RIB LOC AUSTRALIA PTY LDA. en Australia, dicha empresa solicita en Ecuador, la protección del aparato denominado MAQUINA DE BUCLE PARA ARROLLAR UNA CINTA EN FORMA DE ESPIRAL, cuando su derecho para reivindicar prioridad había prescrito, y la referida invención se encontraba ya de por sí, en el estado de la técnica, habiendo perdido su novedad …”. En relación al artículo 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena referido a la novedad de una solicitud de patente en trámite aduce que: “… una solicitud previa enervará, desde la fecha de su presentación, la novedad de una solicitud posterior, siempre que la primera llegue a publicarse, así sea con posterioridad a la fecha de presentación de la segunda solicitud. ... y así sucede, la solicitud anterior (australiana) destruye inmediatamente la novedad de la posterior (ecuatoriana).”, en este sentido señala también que: “… la solicitud de patente de invención australiana, publicada quince días después de la solicitud de patente para el mismo invento en Ecuador, debía considerarse como dentro del estado de la técnica a fin de determinar la novedad de la solicitud ecuatoriana, pese a que no se había publicado, puesto que el criterio para determinar la novedad de una invención es universal, no territorial”.

Asevera que: “la patente ecuatoriana PI 94-802, posee 23 reivindicaciones, mientras que las solicitudes australiana y estadounidense, solamente poseen 14 y 11 respectivamente. … puesto que todas las solicitudes reivindican lo mismo; … y de acuerdo al artículo 51 de la Decisión 486 (Art. 34 de la entonces vigente Decisión 344), las reivindicaciones de cada patente, deberán interpretarse con base en la memoria y las gráficas, las que, al ser idénticas, prueban la identidad de las invenciones en las tres patentes referidas (Australia, Estados Unidos, Ecuador) … por lo que la ulterior patente ecuatoriana, no es distinta ni substancialmente diferente de las primeras, quedando demostrada su falta de novedad, y por ende, su nulidad absoluta”.

Asimismo en relación a la falta de nivel inventivo de la patente en cuestión la actora, con base al artículo 4 de la Decisión 344, señala que: “… En el presente caso… la máquina patentada bajo el Nº 94-802, … constituye … una mejora sobre la tecnología existente por varios años y así está reconocido inclusive en la memoria descriptiva de la referida patente, pues expresamente menciona los problemas de que adolecían las máquinas para arrollar cintas para formar tubos antes del ‘salto tecnológico’ dado por esta invención, que pretendía resolver estos problemas … en efecto … se trata de un aparato con cierto mérito inventivo … que utiliza una nueva configuración de elementos que permite un mejor funcionamiento y proporciona una ventaja que las máquinas conocidas anteriormente no tenían, siendo claramente un modelo de utilidad, la figura bajo la cual podía y debía protegerse esta invención … lo que concuerda con la definición … dada por la Decisión 344 vigente en esa época (sic) y en concordancia con el artículo 81 de la ahora vigente Decisión 486”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Presidente del IEPI, al amparo del Art. 3 y 349 de la Ley de Propiedad Intelectual, en su calidad de representante legal de dicho Instituto comparece al juicio “negando los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda, alegando la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la Materia… e … impugnando la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente”.

Por su parte la empresa RIB LOC AUSTRALIA PTY LTDA., comparece y, en la audiencia de conciliación...