PROCESO 140-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 140-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 136 literal a) Marca: TERATON (nominativa). Actor: GRUPO FARMA DE COLOMBIA S.A. Proceso interno Nº 2003-00231.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante su Consejera Ponente Doctora María Claudia Rojas Lasso, relativa a los artículos 134, 135 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00231.

El auto de 30 de septiembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio Nº 1337 de 05 de agosto de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   La parte demandante es la Sociedad GRUPO FARMA DE COLOMBIA S.A. La demandada es la Nación Colombiana representada por la Superintendencia de Industria y Comercio. El tercero interesado es la Sociedad VIRBAC S.A.

2. Hechos

   1. El 05 de septiembre de 2001, la sociedad GRUPO FARMA DE COLOMBIA S.A. solicitó el registro del signo nominativo TERATON para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietética para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para apósitos; materiales para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, funguicidas, herbicidas)

   2. El 30 de octubre de 2001, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta para la Propiedad Industrial N° 509 y no se presentó oposición por parte de terceros.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resuelve, mediante Resolución Nº 31253 el 27 de septiembre de 2002, negar de oficio el registro del signo TERATON como marca con base en el registro de la marca TERRALON (nominativa) a favor de la sociedad VIRBAC S.A para distinguir también productos de la clase 5 internacional,

   4. La sociedad GRUPO FARMA DE COLOMBIA S.A., presentó los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución N° 31253.

   5. Mediante Resolución N° 42021 de 24 de diciembre de 2002, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resuelve el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución impugnada y concediendo el de apelación.

   4. Mediante Resolución Nº 00135 de 14 de enero de 2003, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en la Resolución N° 31253 y quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La parte actora sostiene que con las Resoluciones demandadas, la Superintendencia, violó los artículos 134, 135 y 137 de la Decisión 486, toda vez que:

   Existió indebida aplicación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 “... ya que es perfectamente claro que las marcas TERRATON (sic) y TERRALON, a pesar de coincidir en la utilización de un prefijo común (TE) para identificar productos de la clase 5 Internacional, pueden coexistir sin que sea dado creer que tal coexistencia pueda generar confusión en los círculos comerciales o en el consumidor, por cuanto uno y otro,... son especializados y están obligados a examinar estos productos con especial detención para advertir las diferencias entre sus marcas, componentes e indicaciones...”.

   Se presentó una implícita e indebida aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 al negar de oficio el registro de una marca. El accionante señala que: “... En el presente asunto no conocemos de la existencia de un hecho plenamente probado, que permita constituir un indicio, ni siquiera levísimo, de que la peticionaria está promoviendo un acto de competencia desleal contra la titular de la marca TERRALON ...”.

   Así mismo dice que: “Mal hizo la administración al defender, de oficio y más allá de sus facultades legales, derechos de un tercero que no consideró que se le estuvieran vulnerando, seguramente porque la amenaza a los mismos sólo existe en la imaginación en exceso aprehensiva de unos funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta tesis encuentra un complemento en el artículo 172 de la citada Decisión Comunitaria, al establecer que las causales de irregistrabilidad del artículo 134 y 135 producen nulidad absoluta del registro y las del 136 producen nulidad relativa, lo que definitivamente denota la diferencia entre unas y otras causales, evidenciando que en las que afectan indebidamente a un tercero, de llegar a presentarse, generarían nulidad relativa... ”

4. Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, en relación a la distintividad y siguiendo el criterio aplicable para la comparación de las marcas farmacéuticas sostiene que: “‘TERATON’, contrariamente a lo que afirma el accionante carece de fuerza dinstintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘TERATON’ (solicitada) frente a ‘TERRALON’ resulta indudable que se presentan similitudes entre las mismas en los aspectos ortográfico, visual y auditivo, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado, ya que presentan vocales iguales y en el mismo orden y sin que la marca solicitada cuente con elementos diferenciadores que le otorguen la suficiente distintividad.”

   En cuanto a la semejanza entre los signos, dice: “En el aspecto ortográfico se aprecian fácilmente las semejanzas al observarse la composición de las vocales de las marcas en debate, habida cuenta que tienen las mismas vocales y en el mismo orden, generando un similar impacto visual y una evidente semejanza fonética concretamente en la pronunciación de las expresiones en su parte final..., debiendo señalarse que las causales de irregistrabilidad son de orden público y de obligatorio cumplimiento sobre lo cual debe tener especial cuidado la oficina nacional competente ya que se trata de productos relacionados con la vida, la salud y la integridad de los consumidores.”

   En cuanto a la relación de productos, señala que: “La coexistencia de los (sic) marca (sic) en debate generaría confundibilidad entre los consumidores y conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón a que la marca solicitada ‘TERATON’ ampara productos de la clase 5 como los que distingue la marca registrada ‘TERRALON’ ...los signos confrontados presentan similitudes y no pueden coexistir pacíficamente en le mercado, ya que inducen la (sic) consumidor a error y podrían generar prejuicio a los...