PROCESO 14-IP-2003

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 917
• Número de registro: 14-IP-2003
• Fecha de publicación: 10 Abril 2003
• Sección: Procesos
• Año: 2003

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PROCESO N° 14-IP-2003

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 83, literales e y f, eiusdem.

Parte actora: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.

Marca: “CALARCÁ + gráfica”.

Expediente interno N° 5486.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de marzo de dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 16 de enero del presente año; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

1.1. Cuestión de hecho

De lo expuesto por el solicitante se desprende que Juan Carlos Mejía solicitó el “registro de la marca mixta CALARCA + GRÁFICA, para distinguir todos los productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza ...” (a saber: “Tabaco; artículos para fumadores; cerillas”); que “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad demandante ... presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la marca CALARCA + GRAFICA ya nombrada, argumentando que es la titular en Colombia de la marca PIELROJA + GRAFICA para los mismos productos para los cuales se solicitaba el registro de CALARCA + GRAFICA … y que además la marca CALARCA + GRAFICA era semejante a la marca PIELROJA + GRAFICA y confundible con ella por la gráfica, ya que ambas marcas utilizan figuras de cabezas de indios de gran similitud”; y que “... la marca PIELROJA + GRAFICA es notoriamente conocida en Colombia en relación con los productos de la clase 34, como quiera que distingue productos de gran consumo popular (cigarrillos) hace 75 años … con la marca CALARCA + GRAFICA en el mercado, el público consumidor incurriría en error por caer en una confusión directa o indirecta, según la terminología marcaria”.

Luego, señala el consultante, “Mediante la Resolución núm. 9294, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comerciodeclaró infundada la oposición presentada por PROTABACO S.A. y en consecuencia concedió el registro de la marca CALARCA + GRÁFICA al señor Juan Carlos Correa Mejía, para distinguir productos de la clase 34 basándose en que tanto en la marca CALARCA (etiqueta) que se pretende registrar como en la marca en que se basa la oposición PIELROJA + GRAFICA el elemento denominativo como el gráfico es diferente y no existen semejanzas que puedan inducir al público en error y, por consiguiente, ambas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión”. En consecuencia, la opositora ejerció el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución en referencia “...los cuales fueron resueltos, en su orden, mediante las resoluciones núms. 18282 de 23 de agosto de 1996 y 3974 de 30 de octubre de 1998, confirmándola y declarando agotada, por medio de la segunda, la vía gubernativa”.

1.2. Cuestión de derecho

De la demanda introducida por la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. se desprende que “La Superintendencia de Industria y Comercio ... violó al menos las siguientes normas de superior jerarquía: Artículo 81 y artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; ya que, si bien en el caso de la marca impugnada, CALARCÁ + gráfica “ ... se trata de un signo perceptible y susceptible de representación gráfica como lo exige el citado artículo 81, no es cierto que sea ‘suficientemente distintivo’, ni capaz de distinguir en el mercado los productos fabricados y comercializados por el titular de la marca CALARCÁ + GRÁFICA, de los productos o servicios idénticos o similares de mi representada”; que “ … en Colombia indiscutiblemente se ha popularizado y se ha hecho NOTORIA, para los productos de la clase 34, la figura del INDIO por la marca PIELROJA + GRÁFICA utilizada por mi representada para distinguir cigarrillos de su producción desde 1924”; que, a pesar de las diferencias ortográfica y fonética entrelas palabras PIELROJA y CALARCÁ, “Existe sin embargo entre ambas palabras una identidad de tipo conceptual, ideológico, evocador, pues las dos se refieren a la designación de indios … en las dos marcas que ahora se comparan el elemento nominativo finalmente también es importante, como quiera que que (sic) ambas palabras (PIELROJA y CALARCÁ) representan y evocan la misma idea: un INDIO; por ende puede afirmarse que con la sola denominación de CALARCÁ, dadas las circunstancias puede inducirse a error al público consumidor”.

Agrega la actora que “Mucho más evidente resulta la posibilidad de confusión en cuanto atañe al elemento gráfico de la marca CALARCÁ con respecto a la figura de la marca PIELROJA … en ambas gráficas, en la de CALARCÁ y en la de PIELROJA, el elemento predominante es indiscutiblemente la cabeza del indio … En ambas marcas se emplean ilustraciones representativas o evocadoras, o sea imágenes que son aprehendidas por el público sin necesidad de hacer elaboraciones intelectuales … ambas figuras tienen diferencias, pero la calidad y cantidad de sus semejanzas permiten predicar … que la gráfica de la marca CALARCÁ, objeto de esta demanda, no es suficientemente distintiva para los productos de la clase 34 que pretende amparar …”.

Y en cuanto a la presunta violación del artículo 83, literal a de la Decisión 344 de la Comisión, la actora alega que el público “… sólo retendrá la imagen de tratarse de cigarrillos distinguidos por la figura de un indio, lo que lo llevará a pensar que se trata del mismo producto, o que por lo menos ambos son producidos por la misma fábrica que produce los cigarrillos PIELROJA …”; que “En Colombia, hasta 1998, la ÚNICA MARCA REGISTRADA en la clase 34, distinguida con la gráfica de un indio es ‘PIELROJA’ …No se pretende alegar la propiedad exclusiva de la figura del indio como gráfica de los productos de la clase 34, pero sí de defender vehementemente el derecho de primacía que consagra el conocido Principio General Derecho (sic), que reza: ‘El primero en el tiempo es primero en el derecho’ (sic);que “NO CORRESPONDE LA GRAFICA UTILIZADA EN LA MARCA CALARCÁ + GRÁFICA A LO QUE FUE UN INDIO PIJAO …”; que “La marca PIELROJA y su gráfica del indio PIELROJA es, para los productos de la clase 34 internacional, prácticamente una ‘marca de fantasía’ ”; que “La especie, el indio PIELROJA, se ha convertido en un ARQUETIPO, en una prefiguración del género, los indios”; y que “... el permitir en Colombia el registro de marcas mixtas en la clase 34 de la clasificación internacional de Niza cuya parte gráfica esté constituida por la cabeza de un indio, a no ser sustancialmente diferente a la del indio Pielroja cuyo registro posee lademandante, resulta ser un atentado contra el derecho marcario de mi representada ...”.

2. Contestación a la demanda

Según el consultante, la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su contestación, “... que con la expedición de los actos administrativos acusados ésta no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas ... toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo entre las marcas ‘CALARCA’ (mixta), a favor de Juan Carlos Correa Mejía y ‘PIELROJA’ (mixta) a favor de la sociedad Compañía Nacional de Tabaco, se concluye que no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, conceptuales e ideológicos por la disposición de sus elementos y la imagen proyectada por cada uno de ellos; por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conllevaría a error al público consumidor. En consecuencia la marca ‘CALARCA’ (mixta), clase 34 es registrable y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria ...”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del...