PROCESO 139-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 139-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 121 y 122 del Estatuto y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Patente de invención: AGENTE ENDOPARASITICIDA PARA ADMINISTRACIÓN TÓPICA. Actor: Sociedad BAYER ANIMAL HEALTH. Proceso interno N°. 13292-2013.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez presentó escrito de impedimento para conocer el presente proceso y, en consecuencia, no participa de su adopción.

VISTOS:

El 10 de septiembre de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa a los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 13292-2013;

El auto de 19 de noviembre de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo con los artículos 67 literal b) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

El auto de 19 de noviembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: Sociedad BAYER ANIMAL HEALTH GMBH.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

   Hechos.

   1. El 10 de diciembre de 2004, la sociedad BAYER HEALTHCARE AG, solicitó la patente de invención para AGENTE ENDOPARASITICIDA PARA ADMINISTRACIÓN TÓPICA, reivindicando prioridad extranjera sobre la base de la solicitud 10358525.7 presentada en Alemania el 13 de diciembre de 2003.

   2. El 14 de octubre de 2005, se otorgó la orden de aviso, efectuándose la publicación en el Diario Oficial ‘El Peruano’. No se presentaron oposiciones.

   3. De acuerdo a las Resoluciones que obran en expediente el examinador emitió los siguientes informes técnicos:

      1. Informe Técnico BCC Nº. 09-2008 de 6 de marzo de 2008, donde el examinador estudió 14 reivindicaciones presentadas con la solicitud y concluyó que:

         - Las reivindicaciones 1 a 14 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

         El 2 de junio de 2008, la sociedad BAYER HEALTHCARE AG dio respuesta al Informe Técnico y presentó nuevo pliego con 9 reivindicaciones.

      2. Informe Técnico BCC Nº. 09-2008/A de 10 de octubre de 2008, en el que examinador de patentes analizó el pliego de las nuevas 9 reivindicaciones concluyendo que:

         - Las reivindicaciones 1 a 9 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

   4. Por Resolución Nº. 25-2009/DIN-INDECOPI de 15 de enero de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, negó la solicitud de patente.

   5. El 5 de febrero de 2009, la sociedad BAYER HEALTHCARE AG interpuso recurso de apelación.

   6. Se transfirieron los derechos sobre la solicitud a nombre de la sociedad BAYER ANIMAL HEALTH GMBH.

   7. La Sala de Propiedad Intelectual solicitó que se emita un nuevo informe técnico sobre los argumentos y el documento presentado por la solicitante con su apelación.

   8. El 30 de enero de 2010, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico AEF 01T-2010 concluyendo que las reivindicaciones 1 a 9 no cumplen con el requisito de claridad establecido de la Decisión 486.

   9. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 0368-2010/TPI-INDECOPI, de 8 de febrero de 2010, confirmó la Resolución impugnada.

   10. El 9 de junio de 2010, la sociedad BAYER ANIMAL HEALTH GMBH interpuso demanda contencioso administrativa.

   11. Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número diez, de 9 de noviembre de 2011, donde el Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda.

   12. El INDECOPI interpuso recurso de apelación.

   13. El recurso de apelación fue resuelto por Sentencia de Segunda Instancia emitida por la Tercera Sala Transitoria de la Corte Superior de Justicia de la República del Perú, Resolución número dieciséis de 4 de julio de 2013, donde se confirmó la sentencia impugnada.

   14. El INDECOPI interpuso recurso de casación.

   15. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por proveído de 26 de mayo de 2014, al declarar procedente el recurso de casación, suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Tratado de Creación y 45 de la Decisión 486.

       Argumentos de la demanda.

   16. La sociedad BAYER ANIMAL HEALTH GMBH presentó demanda indicando que:

   17. La patente solicitada cumple con los requisitos del artículo 14 de la Decisión 486. Sin embargo, el informe técnico BCC 09-2008/A, que no les fue notificado, consideró que la patente no cumplía con el requisito de claridad.

   18. A su criterio, la claridad no constituye un verdadero requisito ya que no se encuentra establecido en el mencionado artículo 14, fue la jurisprudencia la que exigió que la claridad sea un requisito, sin embargo, la norma no dice esto.

   19. La claridad es una característica de redacción de las reivindicaciones y, sus reivindicaciones cumplen con dicha característica.

   20. La solicitud de patente, igualmente, cumple con la claridad de la descripción.

   21. El INDECOPI no le notificó los informes técnicos BCC 09-2008/A y AEF 01T-2010 para que pueda dar las explicaciones pertinentes.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

   22. El INDECOPI contesta la demanda y argumenta:

   23. Sobre la claridad de las reivindicaciones, éste es un requisito esencial de una solicitud de patentes, caso contrario se podría generar un riesgo en el mercado.

   24. El artículo 30 de la Decisión 486 exige que las reivindicaciones sean presentadas de manera clara y concisa. Por lo tanto, la claridad y la concisión son condiciones esenciales y no constituyen un mero formalismo legal.

   25. Las reivindicaciones presentadas no son claras.

       Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia.

   26. La Sentencia de Primera Instancia manifiesta que:

   27. Las Resoluciones impugnadas no han sido concedidas conforme a ley, por lo que el procedimiento debe retrotraerse hasta la etapa de notificación al solicitante con el Informe Técnico BCC 09-2008/A.

   28. Por lo tanto, declara fundada la demanda.

       Argumentos del recurso de apelación.

   29. El INDECOPI presentó recurso de apelación en el que manifestó:

   30. La sentencia ha considerado erróneamente que todo cuestionamiento técnico a la solicitud, sin importar en que instancia se encuentre el procedimiento debería ser notificado a la parte interesada.

   31. De acuerdo a los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, es una facultad discrecional de la administración la notificación del segundo y siguientes informes técnicos. Por lo tanto, la autoridad administrativa no se encontraba obligada a notificar el segundo y tercer informes técnicos.

   32. La notificación de todos los informes técnicos podrían dar lugar a que el procedimiento se prolongue indefinidamente.

   33. Igualmente, la opinión de expertos también será notificada obligatoriamente en la primera oportunidad, pues en las siguientes es una facultad discrecional de la administración notificarlas o no.

       Argumentos de la contestación a la apelación.

   34. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

       Argumentos de la Sentencia de Segunda Instancia.

   35. La Sentencia de Segunda Instancia se fundamenta en que:

   36. Corresponde confirmar la sentencia impugnada, “bajo la consideración que el ejercicio de la discrecionalidad administrativa en el presente caso no ha cumplido con su finalidad, siendo menester indicar por otro lado, que resulta innecesario evaluar las razones de fondo de la decisión administrativa, debiendo desestimarse por tanto los agravios expuestos por la entidad demandada”.

   37. Por lo tanto, confirma la sentencia, debiendo retrotraerse el procedimiento hasta la etapa de notificación al solicitante con el informe técnico BCC 09-2008/A.

       Argumentos del recurso de casación.

   38. El INDECOPI presentó recurso de casación en el que manifestó:

   39. Infracción normativa por afectación al debido proceso, al no haber la Sala cumplido con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la...