PROCESO 138-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 138-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 121 y 122 del Estatuto 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Patente de invención: FORMA DE DOSIFICACIÓN QUE CONTIENE UN INHIBIDOR DE LA PDE 4 COMO INGREDIENTE ACTIVO. Actor: Sociedad ALTANA PHARMA AG. Proceso interno N°. 14379-2013.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Nuñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS:

El 8 de septiembre de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa a los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 45 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 14379-2013;

El auto del 6 de noviembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES:

   Demandante: Sociedad ALTANA PHARMA AG.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

   Hechos.

   1. El 18 de febrero de 2003, la sociedad ALTANTA PHARMA AG, solicitó la patente de invención para FORMA DE DOSIFICACIÓN QUE CONTIENE UN INHIBIDOR DE LA PDE 4 COMO INGREDIENTE ACTIVO, reivindicando prioridad extranjera sobre la base de las solicitudes 02003811.3 presentada en la Oficina Europea de Patentes el 22 de febrero de 2002 y 10207160.8 presentada en Alemania el 22 de febrero de 2002.

   2. El 17 de septiembre de 2003, se otorgó la orden de aviso, efectuándose la publicación en el Diario Oficial ‘El Peruano’. No se presentaron oposiciones.

   3. De acuerdo a las Resoluciones que obran en expediente el examinador emitió los siguientes informes técnicos:

      1. Informe Técnico PCG Nº. 116-2006 de 15 de noviembre de 2006, donde el examinador estudió 11 reivindicaciones presentadas con la solicitud y concluyó que:

         - Las reivindicaciones 1 a 10 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

         - La reivindicación 11 no es patentable de acuerdo al artículo 20, literal d) de la Decisión 486, debido a que, tal y como está redactada, define un método terapéutico.

         El 14 de marzo de 2007, la sociedad ALTANA PHARMA AG dio respuesta al Informe Técnico y presentó nuevo pliego con 41 reivindicaciones.

      2. Informe Técnico PCG Nº. 116-2006/A de 4 de abril de 2007, en el que examinador de patentes analizó el pliego de las nuevas 41 reivindicaciones, concluyó que:

         - Las reivindicaciones 1 a 6, 8 a 16, 20 a 33 y 35 a 41 cumplen con los requisitos de novedad (artículo 16), nivel inventivo (artículo 18) y aplicación industrial (artículo 19) de la Decisión 486.

         - Las reivindicaciones 7 y 17 a 19 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

         - La reivindicación 34 no cumple con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486 al ser considerada como una ampliación a la divulgación.

         El 8 de agosto de 2007, la sociedad ALTANA PHARMA S.A. dio respuesta al Informe Técnico adjuntando nuevo pliego con 41 reivindicaciones, enmendando la reivindicación 7.

      3. Informe Técnico Nº. 116-2006/b de 23 de octubre de 2007, en el que examinador de patentes estudió las nuevas 41 reivindicaciones y concluyó que:

         - Las reivindicaciones 1 a 33 y 35 a 41 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

         - La reivindicación 34 no cumple con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486 al ser considerada como una ampliación de la divulgación.

         El 4 de marzo de 2008, la sociedad ALTANA PHARMA S.A. dio respuesta al informe técnico y presentó nuevo pliego de 40 reivindicaciones, donde se ha eliminado la reivindicación 14, la cual quedó incluida en la reivindicación 1.

      4. Informe Técnico Nº. 116-2006/c de 12 de mayo de 2008, por medio del cual el examinador de patentes concluyó que:

         - Las reivindicaciones 1 a 40 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

   4. Por Resolución Nº. 725-2008/OIN-INDECOPI de 30 de junio de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, negó la solicitud de patente.

   5. El 21 de julio de 2008, la sociedad ALTANA PHARMA AG interpuso recurso de apelación.

   6. La Sala de Propiedad Intelectual solicitó que se emita un nuevo informe técnico sobre los argumentos y el documento presentado por la solicitante con su apelación.

   7. El 27 de abril de 2009, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico N°. JC 16-09 (T) concluyendo que las reivindicaciones 1 a 40 no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486.

   8. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1128-2009/TPI-INDECOPI, de 11 de mayo de 2009, declaró infundado el recurso de apelación denegando la patente de invención solicitada.

   9. El 24 de agosto de 2009, la sociedad ALTANA PHARMA AG interpuso demanda contencioso administrativa.

   10. Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número quince, de 23 de noviembre de 2011, donde la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda.

   11. La sociedad ALTANA PHARMA AG interpuso recurso de apelación.

   12. El recurso de apelación fue resuelto por Sentencia de Segunda Instancia emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú el 25 de marzo de 2013, donde se revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, se declaró fundada la demanda y nula la Resolución impugnada.

   13. El INDECOPI interpuso recurso de casación.

   14. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por proveído de 9 de junio de 2014, al declarar procedente el recurso de casación, suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 45 de la Decisión 486.

       Fundamentos de la demanda.

       La sociedad ALTANA PHARMA AG presentó demanda indicando:

   15. Que se violó el principio del debido proceso, ya que el INDECPI basó la Resolución 1128-2009/TPI-INDECOPI en el informe del examinador técnico JC 16-09 (T), que nunca les fue notificado, impidiendo de esta manera que ALTANA PHARMA AG pueda pronunciarse al respecto.

   16. Recalca que el Informe Técnico que sirvió de base para emitir la Resolución impugnada le debió haber sido notificado para que de esta manera pueda ejercer su derecho de defensa, refutar el citado informe o subsanar los impedimentos señalados.

   17. Por lo tanto, debería declararse la nulidad del procedimiento hasta el momento en el cual se le debió notificar dicho informe.

   18. Cita jurisprudencia.

   19. La patente solicitada cumple con los requisitos exigidos por la norma comunitaria.

       Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

       El INDECOPI contesta la demanda y argumenta:

   20. Respecto a que no se habría respetado el debido proceso, al no haberse dado la oportunidad a la demandante de contradecir el Informe Técnico JC 16-09 (T). Los artículos 45 y 46 se encuentran dentro del Capítulo referido al Trámite de la Solicitud y la regulación de dicho trámite corresponderá en primera instancia, y no al que se produce en grado de apelación.

   21. La posibilidad de notificar un segundo o tercer informe técnico es una facultad de la oficina nacional competente, por lo tanto, el INDECOPI no se encontraba obligado a notificar un segundo y sucesivos informes.

   22. Si la oficina nacional competente notificara todos los informes técnicos, se correría el riesgo de que el procedimiento no acabe nunca.

   23. Lo mismo sucede con los informes de expertos, de acuerdo al artículo 46 de la Decisión 486, éstos deben ser notificados por una sola vez.

   24. Sobre el hecho de que la patente solicitada cumplía con los requisitos exigidos en la norma, sostiene que la patente no cumplía con el requisito de nivel inventivo.

       Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia.

   25. La Sentencia de Primera Instancia considera que la autoridad nacional competente tiene la obligación de notificar únicamente el primer informe técnico y no el resto de informes que se emitan dentro de la tramitación de una patente, por lo tanto, declaró infundada la demanda presentada.

       Fundamentos...