PROCESO 138-IP-2003

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2004
• Fecha de publicación: 06 Abril 2004
• Número de registro: 138-IP-2003
• Número de Gaceta: 1050
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 138-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a) y d), 84, 93, 95, 96, 102, 104 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Interpretación de oficio del artículo 83, literal b) de la misma Decisión Actor FERMEPAN S.A. Nombre Comercial: “SERMAN mixto”. Proceso interno N° 7673-2000-MP.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil cuatro.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Ernesto Muñoz Borrero.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 1 de diciembre del año 2003, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de cuatro de febrero del año 2004.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes

Actúa como demandante la sociedad FERMEPAN S.A., siendo demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; el Director Nacional de Propiedad Industrial (e), de la misma Dependencia, así como el Procurador General del Estado.

Se constituye en tercero interesado al señor CARLOS MARIA JACOME CEPEDA.

1.2 Actos demandados

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad FERMEPAN S.A., solicita se declare la nulidad de la Resolución Nº 0978007, de 31 de octubre del 2000, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial encargado, del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, mediante la cual ha declarado infundada la observación presentada por la sociedad actora, que argumentó ser propietaria del nombre comercial “SERMEPAN” y de la marca “SERMEPAN Y LOGO” y, consecuentemente, ha concedido el registro del nombre comercial “SERMAN” (mixto), solicitado por CARLOS MARIA JACOME CEPEDA, para proteger actividades de comercio circunscritas a la fabricación, comercialización y distribución de buses, autobuses urbanos e interprovinciales y todo tipo de carrocerías metalmecánicas.

1.3 Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

- El 10 de enero del 2000, el señor CARLOS MARIA JACOME CEPEDA presentó solicitud para obtener registro del nombre comercial denominado “SERMAN” (mixto), destinado a proteger actividades de comercio circunscritas, como ha sido dicho, a la fabricación, comercialización y distribución de buses, autobuses urbanos e interprovinciales y todo tipo de carrocerías metalmecánicas.

- En el mismo mes de enero, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 420, Pág. 88.

- El 27 de abril del año 2000, la sociedad FERMEPAN S.A. presentó observaciones a la solicitud, con fundamento, según ha sido sostenido, en el nombre comercial “SERMEPAN” y en la marca “SERMEPAN Y LOGO”, que ampara productos de la Clase 30. ¹

- El 31 de octubre del mismo año, el Director Nacional de Propiedad Industrial (encargado) emitió la Resolución Nº 0978007, por medio de la cual declaró infundada la observación interpuesta y, concedió el registro al nombre comercial “SERMAN (mixto)”.

b) Escrito de demanda

La sociedad FERMEPAN S.A. manifiesta que en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 420, de enero del 2000, se publicó el extracto de la solicitud hecha por Carlos María Jácome Cepeda para obtener registro del nombre comercial denominado “SERMAN (mixto)”, respecto del cual formuló demanda de observación en virtud de ser propietaria del nombre comercial “SERMEPAN”, registrado bajo el Nº 236-96, así como de la marca “SERMEPAN Y LOGO” registrada con el Nº 1856-96, que ampara productos de la clase internacional 30.

Sostiene que se han quebrantado las normas establecidas en la Decisión 344, pues la resolución emitida “carece de sustento ya que el nombre comercial solicitado ‘SERMAN’ no reúne el requisito de distintividad, necesario para proceder al registro“.

Argumenta, de igual manera, que “las denominaciones propiedad de mi mandante y el nombre comercial que ha sido solicitado poseen entre sí semejanzas que les impide ser identificados en el mercado, ocasionando riesgos de confusión y dilución de poder distintivo de las denominaciones ‘SERMEPAN’, propiedad de FERMEPAN S.A.”.

Considera que se producen similitudes en el plano fonético-auditivo, al igual que en el ortográfico, afirmando que “es necesario además realizar el cotejo de conjunto o visión en conjunto entre las denominaciones, incluyendo apariencia, sonido, connotación e impresión comercial”. Manifiesta que “… aplicando dicho criterio se concluye que la primera impresión que el público llega a tener de aquellas es la notable similitud existente”.

Sostiene, por otra parte, que el nombre comercial solicitado como signo mixto “SERMAN (mixto)”, debe ser analizado como un signo denominativo.

En apoyo de sus argumentos cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 4-IP-94, 9-IP-94 y 16-IP-96.

c) Contestaciones a la demanda

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, da contestación a la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho de la misma y, ratificándose en la Resolución emitida por esa Dependencia, por considerar que ésta guarda conformidad con las legislaciones andina y nacional.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, por su parte, en su contestación a la demanda niega igualmente, de manera pura y simple, los fundamentos de hecho y de derecho de aquella.

Sostiene que de acuerdo con el artículo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual, le corresponde resolver sobre la concesión o denegación de un registro y que en la resolución impugnada, ha sido analizado el riesgo de confusión basándose en los criterios doctrinales establecidos para el propósito.

Señala al respecto, que “la denominación solicitada tiene elementos que le dan distintividad frente a la marca observante, por lo que no hay riesgo de confusión.”

Expresa finalmente que “la denominación solicitada cumplió con las exigencias que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente a esa fecha y lo que dispone el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual y no se encontraba inmersa en las prohibiciones que disponía el artículo 83 letra a) de la Decisión 344 y artículo 196 letra a) de la Ley de Propiedad Intelectual”.

La Procuraduría General del Estado, por intermedio de su Delegada manifiesta, que “le corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente al juicio”, apoyando su argumentación en lo determinado por el artículo 12 de la Ley Orgánica de esa Procuraduría General.

El señor CARLOS MARIA JACOME CEPEDA, en su calidad de tercero interesado en torno a la demanda interpuesta, da contestación a la misma expresando que se opone a las pretensiones de nulidad de la demandante. Entre las excepciones opuestas sostiene la ilegitimidad de personería existente en la causa, toda vez que en ningún momento ha nombrado apoderado a persona alguna.

Argumenta la violación del trámite, señalando que no se trata de una demanda de carácter verbal y sumario y que por tanto “el Tribunal deberá declarar la nulidad por violación del trámite correspondiente a la naturaleza del asunto, como lo establece el artículo 1067 CPC”.

Afirma que el nombre comercial SERMAN posee distintividad y sostiene que luego de realizar un análisis del mismo, se ha concluido que “… es distintivo y, no hay duda de que cumple con los...