PROCESO 135-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2364105-17462500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 135-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: TICK (denominativa).

Demandante: PRODUCTOS YUPI S.A.S. (antes LTDA.)

Proceso interno 2012-00283-00.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 908 de 26 de marzo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2012-00283-00.

El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno.

Demandante: PRODUCTOS YUPI S.A.S. (antes LTDA.)

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: FERRERO S.p.A.

Hechos.

* El 2 de marzo de 2007, Productos Yupi Ltda. solicitó el registro de la marca TICK (denominativa) para distinguir "Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; pasabocas en general" en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* El 30 de abril de 2007, la citada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 575, página 72.

* El 7 de junio de 2007, Ferrero S.p.A. formuló oposición contra el registro de la marca solicitada, con fundamento en la titularidad del registro de las marcas TIC TAC (denominativa y mixtas) y de la marca TIC TAC SILVERS (denominativa), registradas a su favor para distinguir productos en la Clase 30.

* El 26 de noviembre de 2008, mediante Resolución 48351, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la marca TICK (denominativa), declarando infundada la oposición presentada por Ferrero S.p.A.

* Dentro del plazo legal, Ferrero S.p.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 48351.

* El 23 de febrero de 2009, mediante Resolución 7384, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la Resolución 48351.

* El 31 de mayo de 2012, mediante Resolución 35225, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la decisión contenida en la Resolución 48351 y denegó el registro de la marca TICK (denominativa).

* El 24 de agosto de 2012, Productos Yupi S.A.S (antes Ltda.) interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 35225.

* El 19 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

PRODUCTOS YUPI S.A.S. presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

* Al realizar una comparación en conjunto y sin fraccionamientos entre los signos en conflicto es posible observar que existen más diferencias que semejanzas que no permiten que en la mente del consumidor se genere un riesgo de confusión o de asociación que pueda afectar la coexistencia pacífica de estos signos en el mercado.

* Los signos TICK (denominativo) y TIC TAC (denominativo y mixtos) están compuestos por un número distinto de palabras y de sílabas. Adicionalmente, los signos en conflicto tienen terminaciones diferentes y TIC no es una verdadera raíz idiomática. Al ser pronunciadas, los signos en conflicto tienen un sonido disímil, sobre todo, por tener distinto número de expresiones y sílabas.

* Finalmente, respecto a la similitud conceptual, tanto el signo TICK (denominativo) como las marcas opositoras TIC TAC (denominativa y mixtas) son signos de fantasía que carecen de significado aparente por sí mismos. Al tratarse de signos arbitrarios, no resulta predecible la existencia de una similitud conceptual o ideológica.

Argumentos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

* Desde el aspecto visual, es evidente que la marca demandante se limita a reproducir la primera palabra contenida en cada una de las marcas registradas con anterioridad, sin que se pueda deducir un claro aspecto diferenciador. Muy a pesar de estar compuestas por un número de palabras diferentes, tenemos que el término o palabra TICK se encuentra contenida dentro de la estructura de las marcas TIC TAC (denominativa y mixtas), sin que se pueda considerar que la letra K al final del signo solicitado TICK (denominativo) le otorgue el grado de distintividad necesario para el registro, situación suficiente para generar riesgo de confusión en el público consumidor.

* En el campo fonético, a pesar de la diferencia derivada del segundo término de las marcas previamente registradas, predomina la semejanza por la ubicación del término que ambas tienen en común (TIC frente a TICK). Ello hace que fonéticamente se escuchen de manera similar, a pesar de no estar conformadas por un mismo número de palabras, pues el signo solicitado reproduce una parte significativa de las marcas registradas con anterioridad, lo que evidentemente hace que su pronunciación sea similar.

* Los signos en conflicto presentan similitudes en sus unidades lingüísticas que permiten que se presenten confusiones, pues coinciden en el uso de la partícula TIC, idéntica a la partícula TICK, la cual se encuentra conformada por la misma secuencia vocálica, en donde el signo solicitado está compuesto por la vocal "I", al igual que las marcas previamente registradas, haciendo que al consumidor le sea imposible singularizar la sonoridad de cada una de ellas. Respecto al aspecto ortográfico, es forzoso concluir que existen similitudes capaces de generar confusión entre los mismos, teniendo en cuenta que la similitud ortográfica es aquella que predomina. Aunque las marcas previamente registradas TIC TAC (denominativa y mixtas) presentan una pequeña diferencia derivada de su extensión, predomina la semejanza en este plano por la ubicación del término que comparte con el signo solicitado TICK (denominativo).

* Finalmente, en cuanto a los productos distinguidos por cada una de las marcas en contienda, resulta evidente el grado de...