PROCESO 135-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 135-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 224, 225, 228 y 229 literal a) de la misma normativa. Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Demandante: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Marca: "FAMILIA & DISEÑO" (mixta). Expediente Interno: 17811-2013-2634.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, al primer (1) día del mes de abril del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 3197-TDCA-17811-2013-2634 de 2 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 8 de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1, República del Ecuador, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 17811-2013-2634.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

   Partes:

   Demandante: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.

   Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

   DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

   Tercero interesado: PRODUCTOS FAMILIA S.A.

   Hechos:

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   * El 9 de marzo de 1976, la Dirección de Marcas de Fábrica y Comercio del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración de Patentes y Marcas de Fábrica, mediante Certificado de Registro 735, inscribió la marca "FAMILIA" (denominativa) a favor de SCOTT PAPER COMPANY (hoy KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.) para proteger productos sanitarios de papel, especialmente toallas de papel, servilletas de papel, pañuelos de papel y papel higiénico, de la Clase 16 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). Signo que fue renovado el 25 de mayo de 2004 a través del Certificado de Renovación 1337-IEPI. No obstante, por Resolución de Cancelación de fecha 23 de septiembre de 2004, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, dispuso la cancelación por falta de uso de la mencionada marca.

   * El 27 de junio de 2002 PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicitó el registro del signo "FAMILIA & DISEÑO" (mixto), para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente papel higiénico en rollos, servilletas de papel, papel toalla en rollos para cocina, pañuelos faciales desechables, papel industrial, toallas de mano y en general todos los productos derivados de celulosa.

   * Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 449.

   * La compañía KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., presentó oposición en contra de la solicitud antes detallada, sobre la base del registro del signo "FAMILIA" (denominativo), para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

   * Mediante Resolución 981469 de 31 de marzo de 2003, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la oposición y concedió el registro del signo "FAMILIA & DISEÑO" (mixto), para la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, confiriéndole el 9 de julio de 2003 el Título 23835.

   * El 17 de diciembre de 2004, KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. presentó ante el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, demanda de nulidad del Título 23835, de 9 de julio de 2003, que otorgó el registro de la marca de producto "FAMILIA & DISEÑO" (mixta) a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A.

   * El 14 de febrero de 2005, el Delegado del Procurador General del Estado se apersonó al proceso incoado por KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.

   * Mediante escrito de 23 de febrero de 2005, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, deduce excepciones a la demanda contenciosa administrativa interpuesta.

   * Por escrito de 23 de febrero de 2005, el Presidente del IEPI, deduce excepciones a la demanda contenciosa administrativa planteada.

   * El 28 de febrero de 2005, PRODUCTOS FAMILIA S.A., comparece al proceso y contesta la demanda de nulidad presentada.

   * Mediante providencia de 14 de julio de 2014 el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República de Ecuador decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los artículos 134, 135 literal b), 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   + Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

   * La empresa KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   * Enuncia que la falta de distintividad de la marca "FAMILIA & DISEÑO" (mixta) inscrita a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. se encuentra dada por la preexistencia de la marca "FAMILIA" (denominativa), registrada veintisiete años antes por SCOTT PAPER COMPANY, hoy KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., para distinguir los mismos productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual contraviene los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486.

   * Aduce que entre los requisitos para la registrabilidad de un signo, la distintividad es la característica sine qua non, toda vez que sin ésta no puede cumplir su razón de ser que es distinguir, identificar o singularizar los productos o servicios de un empresario frente a los de otro, evitando, en primer lugar, una confusión entre signos pertenecientes a una misma clase y, procurando, además, que entre el signo y el producto exista también una clara distinción.

   * Señala que a pesar de que el signo "FAMILIA & DISEÑO" (mixto) registrado a favor de PRODUCTOS FAMILIA es un signo mixto, su falta de distintividad con respecto a la marca "FAMILIA" (denominativa) es el más característico o determinante, dado que las palabras al ser pronunciables tienen una mayor fuerza de penetración en el público consumidor.

   * Menciona que la concesión del registro de la marca "FAMILIA & DISEÑO" (mixta) a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. es una contravención de pleno derecho a las normas de propiedad industrial, consecuentemente debe declararse su nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486.

   2. Argumentos de la Contestación a la demanda contenciosa administrativa por parte del PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

      * El Procurador General del Estado de la República de Ecuador, al contestar la demanda a través de su delegado indica que comparece en virtud de los artículos 2 y 6 de la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado; 23 del Estatuto Orgánico por Procesos y Reglamentos Orgánico Funcional. Señala además su domicilio judicial para efecto de las notificaciones.

   3. Argumentos de la contestación por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI-.

      * El Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, dedujo excepciones a la demanda manifestando lo siguiente:

      * Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada.

      * Impugnó la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

      * Adujo total validez y legalidad del título de registro concedido por estar ajustado a derecho y provenir de autoridad competente.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI-.

      * El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI-, compareció al proceso deduciendo excepciones en los siguientes términos:

      * Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada.

      * Alegó legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia.

      * Argumentó la improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la actora.

      * Impugnó la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

      * Afirmó la total legalidad del título 23835 emitido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, por estar ajustado a derecho.

   5. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la compañía PRODUCTOS FAMILIA S.A.

      * La compañía Productos Familia S.A. en su contestación a la demanda expresa, en lo principal lo siguiente:

      * Alega la nulidad del proceso por violación del procedimiento debido a que la demanda interpuesta, al estar relacionada con la propiedad intelectual, debió ser tramitada conforme al juicio verbal sumario y no de acuerdo con lo previsto en la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa.

      * Refiere que existe nulidad del proceso por incompetencia del Tribunal Distrital No. 1 en tanto que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es competente solamente para conocer dos tipos de acciones con sujeción a lo que determina la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en su artículo 3, las cuales son el recurso de plena jurisdicción o subjetivo y el recurso de anulación, objetivo o por exceso de poder, en ninguna de las cuales se encuentra la presente demanda. Además, la potestad discrecional para tramitar y resolver una acción de nulidad le corresponde al IEPI, a través del Comité de Propiedad Intelectual, según lo previsto en el Artículo 227 de la Ley de Propiedad Intelectual.

      * Aduce que el signo...