PROCESO 134-IP-2014

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2364105-17462500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 134-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 literales b) y e) de la misma normativa. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Apelante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Asunto: Marca: "FIGURATIVA". Expediente Interno: 03050-2012-0-1801-JR-CA-05.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro (4) días del mes de marzo del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 3050-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 3 de septiembre de 2014, recibido vía correo electrónico por este Tribunal el 4 de septiembre de 2014, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 03050-2012-0-1801-JR-CA-05.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

  1. ANTECEDENTES.

    Partes:

    Apelante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

    Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

    Tercero Interesado: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.

    Hechos:

    Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

    * El 2 de marzo de 2010, la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., solicitó el registro de la marca figurativa de producto constituida por un círculo que contiene a su vez otras figuras circulares en combinación y distribución de los colores rojo, negro, gris, blanco y dorado, en distintas tonalidades para distinguir: cigarrillos; tabaco; productos de tabaco; encendedores; fósforos; artículos para fumadores, de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

    * Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 29 de abril de 2010, la empresa PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., formuló oposición, soportando su legítimo interés en ser competidora directa de la empresa solicitante, argumentando que el signo solicitado carece de aptitud distintiva al tratarse de una simple figura geométrica sin características propias.

    * El 1 de junio de 2010, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC, da contestación a la oposición, sosteniendo que su signo no constituye una simple figura geométrica, sino que cuenta con una serie de singularidades que lo hacen particular e identificable con sus productos y origen empresarial.

    * El 22 de julio de 2010 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. responde a lo señalado por BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) en su escrito de 01 de junio de 2010.

    * El 25 de agosto de 2010, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) absuelve lo señalado por PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. en su escrito de 22 de julio de 2010.

    * Mediante Resolución 134-2011/CSD-INDECOPI de 21 de enero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado por considerar que el signo en su conjunto cuenta con la distintividad suficiente toda vez que está dotado de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se diferencien los productos que desea distinguir de los demás que se ofrecen en el mercado, por tal razón no se encuentra en la prohibición de registro contenida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

    * El 10 de febrero de 2011, la empresa PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.

    * El 4 de mayo de 2011, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., contestó el recurso de apelación planteado por PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

    * Con Resolución 0414-2012/TPI-INDECOPI de 9 de marzo de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 134-2011/CSD-INDECOPI de 21 de enero de 2011 que otorgó el registro de la marca figurativa de producto, solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.

    * El 16 de mayo de 2012, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución No. 0414-2012/TPI-INDECOPI de 09 de marzo de 2012.

    * El 15 de junio de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI-, da contestación a la demanda contenciosa administrativa.

    * Mediante Resolución 4 de fecha 27 de agosto de 2012, se declaró rebelde a BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.

    * El 27 de mayo de 2013, mediante Sentencia Número 9, el Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda presentada por PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

    * El 24 de junio de 2013, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 27 de mayo de 2013.

    * Mediante providencia de 17 de marzo de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de República del Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a:

    "Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad respecto de signos gráficos, y respecto del requisito de distintividad en el marco del inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486".

    + Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

    La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

    * Mantiene que el signo solicitado (un círculo rodeado de un aro) se encuentra constituido esencialmente por la figura básica de un círculo que no presenta elementos distintivos adicionales que le aporten suficiente distintividad.

    * Aduce que el propio Tribunal del Indecopi en casos anteriores ha señalado que las figuras geométricas no pueden constituir marcas de fábrica por su simpleza y carencia de capacidad distintiva intrínseca y extrínseca.

    * Afirma que PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., pudo tener acceso a registro del diseño de círculo como parte de la marca LUCKY STRIKE (mixta), debido a la presencia de dicha denominación, ya que por sí sola la figura del círculo...

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