PROCESO 134-IP-2009

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1930
• Número de registro: 134-IP-2009
• Fecha de publicación: 08 Marzo 2011
• Sección: Procesos
• Año: 2011
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 134-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión.

Marca: PICCOLIN (nominativa).

Actor: sociedad ZAIMELLA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Proceso interno Nº 2002-0364.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA en San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2002-0364;

El auto de 20 de enero de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad ZAIMELLA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A.

2. Hechos

1. El 19 de mayo de 1997, las sociedades COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CALIDAD S.A., CORPALI y ZAIMELLA DEL ECUADOR CIA. LTDA. solicitaron ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PICCOLIN (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 449, al que la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó observación sobre la base de su marca PEQUEÑÍN (mixta) registrada a su favor para distinguir productos de la Clase 16.

3. La COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CALIDAD S.A., CORPALI traspasó los derechos del signo solicitado a la compañía ZAIMELLA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

4. Por Resolución Nº 8375 de 14 de mayo de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la observación y concedió el registro del signo PICCOLIN (nominativo). Contra dicha Resolución la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. interpuso recurso de apelación.

5. El mencionado Recurso de Apelación fue resuelto por la Superintendente de Industria y Comercio, por Resolución Nº 14527 de 14 de mayo de 2002, revocó la decisión contenida en la Resolución impugnada, declaró fundada la observación presentada y negó el registro del signo PICCOLIN (nominativo) solicitado.

6. La sociedad ZAIMELLA DEL ECUADOR CIA. LTDA. interpuso demanda de nulidad y restablecimiento de derecho contra la Superintendencia de Industria Comercio.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad ZAIMELLA DEL ECUADOR CIA. LTDA. en su escrito de demanda manifiesta que:

1. Con la expedición de la Resolución impugnada, se violó el artículo 81 de la Decisión 344 ya que el signo solicitado PICCOLIN cumple con los requisitos exigidos para ser registrado como marca, en especial con el requisito de distintividad. Que su marca “fue solicitada desde 1997, fecha desde la cual se está comercializando un pañal desechable identificado con la marca PICCOLIN, y hasta este momento nunca se ha presentado problema alguno de confusión con otra marca de pañales desechables y menos aún con los pañales identificados con la marca PEQUEÑÍN”.

2. “La expresión PICCOLIN es una invención fantástica de características especiales (…)” y que no constituye “una traducción del italiano de la expresión PEQUEÑIN, ya que una persona que hable italiano y aún en los diccionarios Italiano-Español claramente se puede apreciar que la expresión PICCOLIN no quiere decir PEQUEÑIN (…)”.

3. Por tanto queda demostrado que “1. La expresión PICCOLIN es una palabra de fantasía, que puede ser concedida como marca. 2. El idioma utilizado en los Países de la Comunidad Andina es el Español y el italiano no es un idioma conocido o de uso común en nuestro país, por tanto, nadie podría siquiera imaginar el significado de la expresión PICCOLIN. 3. Por consiguiente la palabra PICCOLIN sí cumple los requisitos de DISTINTIVIDAD, y los demás requisitos exigidos por la ley marcaria (…)”.

4. También se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344. Que “Si bien es cierto las marcas distinguen los mismos productos o servicios, se apreciará que las marcas son tan diferentes entre sí, que pueden perfectamente coexistir en el mercado como ya lo han hecho sin inducir a asociación a los consumidores”, y que “al hacer una simple comparación entre las expresiones desde todos los puntos de vista (…) queda demostrado que (…) las marcas son completamente diferentes entre sí (…) pues los signos son realmente inconfundibles en los campos gráfico-visual, fonético auditivo e ideológico”.

5. Si la autoridad competente “determinó que la marca ‘PEQUEÑIN’ no es notoriamente conocida, no podía denegar el registro de la marca ‘PICCOLIN’, manifestando que ésta es la traducción al italiano de aquella, pues no se cumplen los presupuestos para aplicar el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 (…)”.

6. Se debe tener en cuenta que “las marcas PICCOLIN y PEQUEÑIN han coexistido en Colombia desde hace varios años”.

7. La marca PICCOLIN “es y era notoriamente conocida en el Ecuador, país que también es miembro de la Comunidad Andina, por lo que no puede pensarse en una posible confusión, error o asociación con la marca PEQUEÑIN’, aún cuando ésta sea notoria”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

1. Con la emisión de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de las normas legales o comunitarias”.

2. “(…) es evidente que ‘PICCOLIN’ (solicitada), si bien es susceptible de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘PICCOLIN’ (solicitada) (sic) y ‘PEQUEÑIN’ solicitada (sic) resulta indudable que presentan identidad conceptual lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado, por cuanto PICCOLIN traduce al italiano ‘pequeñín’, lo que conlleva al consumidor relaciones (sic) los signos y la procedencia empresarial encuadrando en consecuencia en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 (…)”.

3. Además, que “Las (sic) marca solicitada PICCOLIN comprende productos idénticos a los prestados por la marca registrada PEQUEÑIN, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, que distinguen una nueva o una misma línea de productos, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización”.

4. En consecuencia “los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen la (sic) consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y a (sic) afectar el derecho de exclusiva de terceros”.

La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda manifestando que:

1. “La marca PICCOLIN carece de la distintividad conceptual, fonética, y gráfica suficiente frente a la marca PEQUEÑIN generando...