PROCESO 133-IP-2015

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2015
• Fecha de publicación: 14 Octubre 2015
• Número de registro: 133-IP-2015
• Número de Gaceta: 2604
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 133-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Productos Familia S.A. Marca: “TRIDIMENSIONAL”. Expediente Interno: 2012-00133-00.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 893 de 25 de marzo de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00133-00.

El Auto de 27 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

1. Partes en el proceso interno:

Demandante: Productos Familia S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

2. Hechos:

1. El 25 de enero de 2010, Productos Familia S.A. solicitó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL, consistente en la forma característica y arbitraria de un envase, para identificar toallas sanitarias, protectores diarios, tampones y otros artículos de protección menstrual, pantalones sanitarios, productos para la higiene íntima femenina, productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 19 de marzo de 2010, la solicitud de registro 10.007.001 para la marca TRIDIMENSIONAL en la Clase 5 presentada por Productos Familia S.A. fue publicada bajo la publicación 1477 en la página 267 de la Gaceta de la Propiedad Industrial 614, sin que se presentaran oposiciones a la misma.

3. El 10 de septiembre de 2010, el Examinador Técnico 202062 de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) opinó que “a la fecha no se encontró alguna forma similar sobre la cual la solicitud vulnere algún derecho de Propiedad Industrial”.

4. El 30 de septiembre de 2010, mediante Resolución 53775, la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó de oficio el registro de la marca TRIDIMENSIONAL por carecer de distintividad.

5. El 3 de noviembre de 2010, Productos Familia S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la Resolución 53775 de 30 de septiembre de 2010.

6. El 29 de noviembre de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC dictó la Resolución 66449, mediante la cual decidió el recurso de reposición presentado por Productos Familia S.A., confirmó la decisión contenida en la Resolución 53775 de 30 de septiembre de 2010 y concedió el recurso de apelación interpuesto de forma subsidiaria.

7. El 20 de enero de 2011, Productos Familia S.A. presentó argumentos y pruebas complementarias al recurso de apelación interpuesto, sobre la distintividad de la marca TRIDIMENSIONAL, consistente en la forma característica y arbitraria de un envase, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

8. El 31 de octubre de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial emitió la Resolución 61614, mediante la cual decidió el recurso de apelación presentado por Productos Familia S.A. y confirmó la Resolución 53775 de 30 de septiembre de 2010.

9. El 28 de marzo de 2012 de 2012, Productos Familia S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 53775 del 30 de septiembre de 2010 y 66449 del 29 de noviembre de 2010, dictadas por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, demanda que fue admitida el 4 de junio de 2012.

10. El 5 de diciembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso para efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda:

11. Productos Familia S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

• En los actos administrativos la SIC realizó una aplicación indebida del artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto la marca TRIDIMENSIONAL solicitada no es la forma común, ni usual, ni necesaria de envase de los productos que con ella se pretenden identificar, esto es, productos de higiene íntima femenina de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

• La marca TRIDIMENSIONAL puede ser reconocida como un signo distintivo, y su distintividad ha sido reconocida para ser objeto de registro de Productos Familia S.A. Además, la forma característica y arbitraria del envase solicitado a registro no está impuesta por la naturaleza o función propia del producto, sino que es el resultado de combinar una forma, líneas y gráficas caprichosas.

• Falta claridad en los motivos de los actos acusados, por lo que resulta confuso identificar la forma como la SIC pretendió aplicar las causales de irregistrabilidad de los literales b) y c) del artículo 135, pues acepta que existen diferencias entre la marca solicitada y las formas usuales, sin describirlas ni relacionarlas entre sí en ningún momento en el expediente administrativo.

• La SIC violó por falta de aplicación el artículo 134 de la Decisión 486, al denegar el registro de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada, pues la misma cumplía con todos los requisitos de registrabilidad exigidos en dicha norma.

• El signo solicitado crea un concepto claramente memorable para los consumidores. La SIC señaló indebidamente que existe una incapacidad del signo solicitado para generar recordación y posicionamiento (top of mind).

4. Argumentos de la contestación a la demanda:

12. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

• En el presente caso, se denegó el registro de marca tridimensional, efectuando el examen de registrabilidad de la marca, donde se determinó que ésta carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado y, por tanto, no resulta admisible su registro.

• La marca tridimensional solicitada por Productos Familia S.A. consiste en elementos cuyas características, forma y tamaño no representan ninguna particularidad o característica adicional que produzca en el consumidor una impresión sugestiva, de tal suerte que, no logra identificar el origen empresarial respecto de otras marcas pues no cuenta con ninguna particularidad que proporcione la distintividad que requiere para ser protegida como marca.

• Nótese como del examen visual de la marca requerida, en nada extrae el cumplimiento de la función principal que cumple la marca, esto es, diferenciar en el mercado los productos o servicios de otros de la misma clase internacional o similares, en especial frente a su origen empresarial, haciendo viable de esa manera la identificación particular por parte del consumidor, en especial, frente a su origen empresarial.

• No puede alegarse la existencia de vulneración o indebida aplicación de los postulados de la Decisión 486, como en este caso argumenta Productos Familia S.A., pues el signo cuyo registro se requiere carece de distintividad.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

13. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada¹, salvo la del artículo 134 por no resultar pertinente.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Registrabilidad de marcas tridimensionales.

2. La irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas usuales, o en formas impuestas por la naturaleza o la...