PROCESO 132-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 132-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 167 de la misma normativa; solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Cancelación del registro de la marca VICTORIA`S SECRET (denominativa). Expediente interno: 5033-2011-0-1801-JR-CA-07

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de enero del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 5033-2011-0/8va SECA-CSJL-PJ de 3 de septiembre de 2014, recibido vía correo electrónico el 4 de septiembre de 2014, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso interno 5033-2011-0-1801-JR-CA-07, a fin de solicitar la interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Auto de 28 de octubre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante y apelante: Carlos Artemio de la Cruz Fabián

      Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú

      Tercero interesado: Victoria`s Secret Stores Brand Management, Inc.

   2. Hechos:

   1. El 4 de noviembre de 2008, Carlos Artemio de la Cruz Fabián (Perú) solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de producto VICTORIA´S SECRET (Certificado 87175), inscrita a favor de Victoria’s Secret Stores Brand Managmet, Inc., para distinguir productos de la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 3 de marzo de 2009, Victoria’s Secret Stores Brand Managmet, Inc., absolvió el traslado de la acción señalando que la marca VICTORIA’S SECRET está siendo utilizada en el mercado andino para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 2596-2009/CSD-INDECOPI de 18 de septiembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación interpuesta.

   4. El 13 de octubre de 2009, Victoria’s Secret Stores Brand Managmet, Inc., interpuso recurso de reconsideración señalando que adjunta nuevas pruebas que demuestran el uso de la marca VICTORIA’S SECRET.

   5. Mediante proveído de 17 de agosto de 2010, la Comisión de Signos Distintivos señaló que el escrito contiene una nueva prueba, razón por la cual se trataría de un recurso de apelación.

   6. Mediante Resolución 1270-2011/TPI-INDECOPI de 17 de junio de 2011, el Tribunal del INDECOPI resolvió: i) Confirmar la Resolución 2596-2009/CSD-INDECOPI en el extremo que canceló el registro de marca respecto de “calzados y sombrerería” de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y, ii) Revocar la Resolución 2596-2009/CSD-INDECOPI en el extremo que canceló el registro de la marca respecto de “vestidos” de la Clase 25, manteniéndola vigente respecto de dichos productos.

   7. Carlos Artemio de la Cruz Fabián presenta demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 1270-2011/TPI-INDECOPI.

   8. Mediante sentencia de 15 de julio de 2013, el Séptimo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declara infundada la demanda, por lo que el demandante Carlos Artemio de la Cruz Fabián presenta recurso de apelación contra dicha sentencia.

   9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486. Por tal razón, la misma deberá pronunciarse por:

      Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, respecto a la cancelación del registro de una marca; así como el uso de la marca en la cantidad y modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y la modalidad de comercialización en el mercado; así como la forma de acreditar el uso de la marca

      .

   2. Argumentos de la demanda

   10. El demandante Carlos Artemio de la Cruz Fabián argumentó lo siguiente:

       - El uso de la marca registrada deberá apreciarse con respecto a los productos que distingue y no a título de nombre comercial en las facturas, dado que dicho uso sólo acreditaría el uso efectivo de un signo para identificar actividades económicas, más no el uso de una marca registrada.

       - El Indecopi se ampara equivocadamente en catálogos, los cuales contienen la denominación VICTORIA’S SECRET a título de razón social y que en ningún caso puede ser a título de marca.

   11. El Indecopi debió cancelar totalmente el registro de la marca.

   3. Argumentos de la contestación a la demanda

   12. El Indecopi contestó la demanda alegando que:

       - Las impresiones de archivos correspondientes a órdenes de compra por internet acreditan que la titular ha vendido sus productos a consumidores peruanos desde el 2005 al 2008 a través de internet.

       - Corresponde cancelar el registro de marca respecto de “calzados y sombrerería” de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y, mantener vigente el registro respecto de “vestidos” de la Clase 25, manteniéndola vigente respecto de dichos productos.

   4. Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado

   13. Victoria’s Secret Stores Brand Managmet, Inc., contestó la demanda señalando lo siguiente:

       - Defiende la legalidad de la Resolución 1270-2011/TPI-INDECOPI, mediante la cual se canceló parcialmente el registro de la marca.

       - Ha probado de manera fehaciente el uso de la marca VICTORIA’S SECRET.

   5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

   14. El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que está acreditado que la empresa Victoria’s Secret Stores Brand Managment, Inc., ha comercializado las prendas de vestir identificadas con la marca VICTORIA’S SECRET dentro del territorio nacional durante los tres años anteriores a la solicitud de cancelación del registro. En consecuencia, no se presenta el supuesto previsto en el artículo 165 de la Decisión 486.

   6. Fundamentos del recurso de apelación:

   15. El demandante Carlos Artemio de la Cruz Fabián presenta recurso de apelación reiterando los argumentos esgrimidos en su demanda. Además, señaló que el juez de primera instancia no debió pronunciarse sobre el supuesto prestigio internacional de la marca registrada, toda vez que ello no era materia de discusión. Las denominaciones que aparecen en los comprobantes de pago no pueden ser tomadas como si se trataran de marcas.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   16. En el presente caso, la Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 165[1] y 166[2] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará adicionalmente el artículo 167[3] de la misma normativa.

3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

   1. La cancelación de registro de marca por falta de uso. De la prueba del uso de una marca.

   2. La cancelación parcial del registro.

   3. La cancelación de registro de marca notoria por falta de uso.

   4. La motivación de los actos administrativos expedidos por la Oficina Nacional Competente.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

   1. LA CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO. DE LA PRUEBA DEL USO DE UNA MARCA.

   17. En el presente caso se abordará el tema en virtud de que la parte demandante solicita la cancelación por falta de uso de la marca de producto VICTORIA´S SECRET (Certificado 87175), inscrita a favor de Victoria’s Secret Stores Brand Managmet, Inc., para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   18. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia emitida por este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006:

       Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación.

   19. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.

       Falta de uso de la marca.

   20. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

   21. Al respecto el Tribunal señaló:

       Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse...