PROCESO 131-IP-2006

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1440
• Número de registro: 131-IP-2006
• Fecha de publicación: 11 Diciembre 2006
• Sección: Procesos
• Año: 2006
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 131-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a), 93, 94 literales a) y d), 95 y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal e) y 84 de la misma Decisión. Marca: MURIEL. Actor: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. Proceso interno Nº 2002-0131.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA en San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 83 literal a), 93, 94, 95 y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2002-0131.

El auto de 19 de septiembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante es THE PROCTER & GAMBLE COMPANY y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

b) Hechos

Como antecedentes, la demandante en su escrito de demanda y la consultante informan que, la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY tiene registradas, en Colombia, las marcas ARIEL y ARIEL (mixta) para productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional, específicamente para detergentes. Informan también que el 11 de julio de 1997 la sociedad PROQUIM solicitó el registro como marca del signo MURIEL para productos también de la clase 3, dicho signo obtuvo el registro Nº 205.944 de 19 de febrero de 1998. La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY demandó la nulidad de la Resolución administrativa que concedió dicho registro, nulidad que fue declarada por el Consejo de Estado de la República de Colombia “(…) mediante sentencia de 8 de febrero de 2001 (…)”.

Posteriormente, el 15 de diciembre de 1999, CLARA INÉS MURIEL SILVA, por intermedio de apoderado, solicitó el registro como marca del signo MURIEL para distinguir desinfectantes comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 488 de 31 de enero de 2000. Contra dicha solicitud, el 13 de marzo de 2000, vía fax, THE PROCTER & GAMBLE COMPANY presentó observación con fundamento en la confundibilidad del signo solicitado con su marca registrada ARIEL.

La Superintendencia de Industria y Comercio no tramitó las observaciones presentadas por THE PROCTER & GAMBLE COMPANY por considerarlas extemporáneas y por no haber acreditado el pago de la tasa correspondiente al tramite de observaciones.

Mediante Resolución Nº 14930, de 30 de junio de 2000, la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca MURIEL, para distinguir desinfectantes, productos comprendidos en la clase 5, a favor de CLARA INÉS MURIEL SILVA .

También informa la consultante y la demandante que, mediante “Memorial de 17 de julio de 2001, la sociedad PROQUIM solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la inscripción del traspaso del anterior registro a su favor, en virtud del contrato de cesión y traspaso celebrado entre la señora CLARA INÉS MURIEL SILVA y la sociedad PROQUIM”.

Según la demandante “La anotación del traspaso fue ordenada por la División de Signos Distintivos, según se desprende del listado informativo de anotaciones en el registro de 2 de agosto de 2001 y la sociedad PROQUIM INDUSTRIAL LTDA. actualmente figura como titular inscrita del registro de la marca MURIEL, No. 231.662”.

Finalmente, la demandante dice que la Señora Clara Inés Muriel Silva “es una empleada de confianza de PROQUIM y está a cargo del servicio al cliente en dicha Compañía (…) que la señora CLARA INÉS MURIEL SILVA cedió los derechos sobre la solicitud de registro de la marca y el registro mismo, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca, esto es, con anterioridad al 15 de diciembre de 1999, lo cual permite inferir con toda claridad que carecía de interés jurídico y comercial sobre la marca cuyo registro pretendía, y por otra parte, que tal gestión estaba realizando para otro, para el Cesionario, la sociedad PROQUIM INDUSTRIAL LTDA.”. En efecto, consta en el expediente el contrato de sesión y traspaso de los derechos que la señora Clara Inés Muriel Silva tenía sobre el registro de la marca MURIEL.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora sostiene que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que “Las marcas ARIEL y MURIEL son confundibles en los términos prescritos en las normas que se señalan violadas por la Administración, pues se asemejan en forma que pueden inducir al público a error”. Sostiene también que “La marca MURIEL (…) se solicitó y su registro se concedió para distinguir exclusivamente ‘desinfectantes’, producto íntimamente relacionado con los productos de la clase tercera internacional que ampara la marca prioritaria ARIEL, y en particular, con los ‘detergentes’, respecto de los cuales la marca ARIEL es ampliamente reconocida en el sector pertinente de los consumidores”. Además dice que los detergentes y los desinfectantes están relacionados y tienen “(…) la conexión competitiva que permite calificarlos de productos similares, por razón de su destino y finalidad, por su composición, por su complementariedad y por los canales de comercialización que utilizan para su distribución y venta”.

La actora sostiene que también se violaron los artículos 93, 94, 95 de la Decisión 344, concordantes con el artículo 113 literal a) de la misma Decisión. En este sentido manifiesta que “(…) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, presentó dentro del término legal y por medio de fax, oposición al registro de la marca objeto de esta demanda. La oposición no incurría en las causales contempladas en el art. 94, por lo que la Administración estaba obligada a darle el curso previsto en el art. 95. En consecuencia el registro de la marca se concedió en contravención de tales disposiciones lo que amerita su nulidad de conformidad con el artículo 113, literal a)”.

Sobre la violación del artículo 113 literal a) de la Decisión 344 dice que “Es contrario a las practicas y a los usos honestos del comercio y la buena fe mercantil, las conductas que tengan como objeto desviar la clientela de un competidor mediante actos de confusión y de explotación de la reputación ajena”. También dice que: “La solicitud de registro de la marca objeto de esta demanda y su posterior registro, tiene por objeto desviar la clientela de mi representada, originando confusión con su producto ARIEL y aprovechándose indebidamente de su reconocimiento y reputación en el mercado (…). La sociedad PROQUIM, en las circunstancias que se dejaron establecidas en la demanda, solicitó y obtuvo el registro de la marca MURIEL a través de un tercero y empleado de su confianza, de apellido MURIEL, para derivar de tal circunstancia la justificación para solicitar una marca que consiste en el mismo apellido del solicitante (…) PROQUIM, con la presencia del producto MURIEL en el mercado, dado el riesgo de confusión que presenta con la marca ARIEL, se beneficia del prestigio de ésta y desvía la clientela en su favor, con el consiguiente perjuicio para mi representada”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, con la emisión de la Resolución Nº 14930 “(…) no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Manifiesta que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y validamente la Resolución Nº 14930 “(…) concediendo el registro de la marca MURIEL para distinguir desinfectantes, productos en clase 5 de la nomenclarutra vigente, solicitada por la señora CLARA INÉS MURIEL SILVA”.

Sobre las observaciones de la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY dice que “(…) presentó...