PROCESO 131-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 131-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y e), 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República del Ecuador e interpretación de oficio del artículo 82 literal d). Marca: COLIBRÍ y logotipo. Actor: COLIBRÍ LIGHTERS LIMITED. Proceso Interno Nº 2800-96-L.Y.M.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, a través de su Presidente Doctor Ernesto Muñoz Borrero, recibida en este Tribunal en fecha 13 de noviembre de 2003, relativa a los artículos 81, 82 literales a), e) y h), 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, “en concordancia con los artículos 134, 135 literales a), i), g), j), y 136, literales a) y h) de la Decisión 486”, con motivo del proceso interno Nº 2800-96-L.Y.M.

El auto de diez de diciembre de 2003, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

   Es demandante la sociedad COLIBRI LIGHTERS LIMITED y, son demandados el Procurador General del Estado, Ministro de Industrias, Comercio Integración y Pesca y Director Nacional de Propiedad Industrial. Interviene como tercero interesado el señor Cesar Augusto Maldonado Sambache.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en el oficio Nº 998-TDCA-25 de 11 de noviembre de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

   El señor Cesar Augusto Maldonado Sambache, solicitó el 5 de septiembre de 1994, a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el registro de la marca de fábrica “COLIBRI y logotipo”, trámite No. 50161, para proteger todos los productos de la Clase Internacional Nº 16. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 16: temperas y lápices de cera (crayones) y todo tipo de artículos de uso escolar y de escritorio).

   La sociedad COLIBRI LIGHTERS LIMITED, por medio de su apoderado, el 5 de abril de 1995 presentó observaciones en contra de la solicitud de registro de la marca “COLIBRI y logotipo” con base en su marca de fábrica denominada “COLIBRI”, registrada con el No. 180-67 de 30 de junio de 1967, renovada con el No. 1631 el 7 de febrero de 1986, renovada nuevamente con el No. 1614 el 30 de octubre de 1991, que, conforme lo señala el consultante y el demandante, protege productos igualmente de la Clase Internacional No. 16.

   El señor Cesar Augusto Maldonado Sambache contestó las observaciones planteadas el 8 de agosto de 1995, sosteniendo que la marca “COLIBRI” se ha transformado en un término de dominio público totalmente vulgarizado y no es susceptible de apropiación exclusiva.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolución Administrativa de fecha 20 de diciembre de 1995, notificada el 4 de enero de 1996, resolvió rechazar la observación presentada por COLIBRI LIGHTERS LIMITED y concedió el registro de la marca de fábrica “COLIBRI y logotipo”, trámite No. 50161-94, para proteger todos los productos de la Clase internacional No. 16.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad COLIBRI LIGHTERS LIMITED, expresa que la Resolución Administrativa emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial con fecha 20 de diciembre de 1995, notificada el 4 de enero de 1996, “constituye el resultado de la inobservancia de leyes expresas y es una directa transgresión de los derechos de mi mandante”.

   Sostiene que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece en su artículo 83, literal a), que “no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

   Manifiesta que la marca registrada “COLIBRI” de propiedad de COLIBRI LIGHTERS LIMITED, y la marca “COLIBRI y logotipo”, solicitada por Cesar Augusto Maldonado Sambache son idénticas, pues utilizan el mismo término y protegen productos en la misma Clase Internacional Nº 16, y de permitirse el registro de esta última se produciría confusión en el público consumidor.

   Finalmente sostiene que “la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial viola la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no solo por la identidad entre la marca registrada COLIBRI y la marca solicitada COLIBRI y logotipo, sino también al resolver que la denominación COLIBRI es de uso común. El Art. 82, literal e), establece que una denominación es de uso común cuando dicha denominación es con la que se designa a los productos o servicios de los que se trata. En el presente caso, con el término COLIBRI no se protege a un “pájaro” o a un “ave” sino a los productos incluidos en la Clase Internacional 16 que nada tienen que ver con pájaros o aves, ni vivos ni muertos”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El Procurador General del Estado, a través de su delegado, el Jefe del Departamento de Defensa Judicial de la Procuraduría General del Estado al contestar la demanda dice: (i) negar pura y simplemente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, (ii) alega la improcedencia de la demanda por no reunir los requisitos previstos en los artículos 3 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y por carecer de las causales de nulidad del acto administrativo, (iii) falta de derecho del actor para proponer su demanda por carecer de fundamento legal, (iv) caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción.

   El señor Cesar Augusto Maldonado Sambache, al contestar la demanda manifiesta:

   El demandado alega que la Resolución impugnada guarda conformidad con la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida.

   Expresa que “La sociedad actora pretende ilegalmente apropiarse de un termino genérico que se encuentra totalmente vulgarizado”, y hace hincapié en que en la Resolución impugnada se reconoció este hecho cuando se mencionó que “… el término “COLIBRI”, es el nombre de un pájaro mosca, muy conocido en el Ecuador, por lo que ninguna persona puede tener derecho exclusivo sobre el mismo”.

   El demandado manifiesta de la misma manera que la palabra “COLIBRI” mantiene varios registros en el Ecuador, no solamente a nombre de la firma actora, sino que también a nombre de diez diferentes titulares, “que protegen diversas clases internacionales”, e “inscritas con anterioridad a la marca COLIBRÍ, de propiedad de la contraparte.”, y que por lo mismo no puede decirse que la actora es la propietaria exclusiva de dicha marca.

   Por último el demandado niega pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda propuesta.

   El Ministro de Comercio Exterior al contestar la demanda expresa lo siguiente: (i) Manifiesta que la Resolución impugnada guarda conformidad con la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida y (ii) Niega pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda propuesta por no estar apegada a la Ley.

   CONSIDERANDO

   Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a), e) y h), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

   Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal...