PROCESO 13-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 13-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Asunto: Cancelación por falta de uso de la marca “KAPITOL” (mixta). Expediente Interno: 2010-00188.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

El Oficio 242 de 3 de febrero de 2014, recibido vía correo electrónico el 7 de febrero de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00188.

El Auto de 26 de febrero de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admite a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

2. partes.

   Demandante: FUNDICOM S.A.

   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA

   Tercero interesado: FABRIPARTES S.A.

   1. Determinación de los hechos relevantes:

      – El 10 de mayo de 2006, la sociedad FUNDICOM S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) solicitud de cancelación de marca por falta de uso contra el certificado de Registro 243.792 correspondiente a la marca KAPITOL (mixta) de la Clase 12 de la Clasificación de Niza, inscrita a favor de FABRIPARTES S.A.[1]

      – El 28 de agosto de 2006, la sociedad FABRIPARTES S.A. contestó la solicitud de cancelación.

      – Mediante Resolución 6143 de 17 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió denegar la cancelación total por no uso del Certificado de Registro 243.792 correspondiente a la marca “KAPITOL” (mixta) para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación de Niza. Sin embargo, resolvió cancelar parcialmente el registro de la marca en el sentido de excluir de su cobertura algunos de los productos que distingue. Como consecuencia de la anterior limitación, la marca distinguirá sólo los siguientes productos: “árboles de transmisión, bandas de rodamiento, bielas, cajas de cambio, cojines de ejes, ejes, depósitos de gasolina, forros de frenos, frenos, segmentos de frenos, circuitos hidráulico, radiadores, transmisiones, válvulas para vehículos” de la Clase 12 de la Clasificación de Niza.

      – FUNDICOM S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.

      – Mediante la Resolución 17895 de 20 de abril de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 6143 de 2009.

      – Mediante Resolución 56405 de 30 de octubre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 6143 de 2009.

      – FUNDICOM S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado con el objeto de solicitar la nulidad de las resoluciones administrativas.

      –

   2. Fundamentos de la demanda:

      La demandante FUNDICOM S.A. manifestó lo siguiente:

      – La SIC debió declarar la cancelación total de todos los productos, con excepción de los radiadores. La SIC consideró el uso real y efectivo de la marca solamente para radiadores.

      – Existe una clara vulneración de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, toda vez que el titular de la marca no logró probar el uso de los productos para los cuales estaba registrada. Las pruebas de uso no fueron conducentes para demostrar el uso real y efectivo de los productos en el mercado.

      – No comparte las consideraciones de la SIC en las Resoluciones demandadas, por medio de las cuales se niega la cancelación total por no uso del registro de la marca KAPITOL (mixta). Las pruebas aportadas no demuestran el uso de la marca para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación de Niza.

      – Las pruebas aportadas por la sociedad FABRIPARTES S.A. consistieron en: 19 fotografías en las cuales se observan radiadores sobre los cuales aparece repujado el elemento figurativo de la marca KAPITOL, consistente en la letra K, en las fotos aparecen adicionalmente cajas de cartón también marcadas con el signo KAPITOL (mixto) y la indicación de que se trata de empaques de radiadores, los catálogos del establecimiento Frenos Punto Azul en el que se relacionan partes de vehículos y la copia auténtica de una página de un directorio telefónico en donde se encuentra un aviso del establecimiento Autopartes JESC y CÍA . Ltda., en la sección de radiadores, son evidentemente débiles dado que no demuestran el uso real y se circunscriben simplemente al ámbito formal de la marca, documentos que no prueban la venta de los bienes en el mercado a título oneroso, evento que requiere ser demostrado en aras de determinar el uso real y efectivo del signo distintivo. Con la simple publicidad no se demuestra la efectiva comercialización de producto y no constituye prueba plena.

      – La SIC, al hacer el estudio sobre el uso o no de la marca KAPITOL (mixta), admite como prueba la certificación emitida por el señor José Raúl Eduardo Carvajal Rodríguez, Revisor fiscal de la sociedad FABRIPARTES S.A. Esta situación resulta inapropiada, ya que si bien la referida certificación puede ser considerada como un medio de prueba, ésta no es en sí misma una prueba.

      – El artículo 167 de la Decisión 486 señala que: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificados de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

      – En lo que se refiere a las certificaciones expedidas por los distribuidores, es del caso indicar que los gerentes de los establecimientos no especifican qué tipo de productos comercializan con la marca KAPITOL (mixta). Adicionalmente, en cabeza de éstos no recae responsabilidad penal y civil. Debido a ello, estas comunicaciones no son verosímiles, ni certeras. Por lo tanto, FUNDICOM S.A. considera que estos documentos no debieron ser tenidos en cuenta como pruebas.

      2.1. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      FABRIPARTES S.A. contestó la demanda manifestando lo siguiente:

      – Defiende la conducencia, pertinencia y eficacia de las pruebas aportadas, tales como fotografías, publicidad, certificaciones de compradores, catálogos, certificación del revisor fiscal.

      – Se ha probado la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos identificados con la marca KAPITOL desde el 2001.

      – En el presente caso, se probó el uso de la marca para los radiadores. Por lo tanto, el análisis debe concretarse a si existe identidad o similitud entre el producto “radiadores” y los otros productos “árboles de transmisión, bandas de rodamiento, bielas, cajas de cambio, cojines de ejes, ejes, depósitos de gasolina, forros de frenos, frenos, segmentos de frenos, circuitos hidráulico, radiadores, transmisiones, válvulas para vehículos” de la Clase 12 de la Clasificación de Niza.

      – Dichos productos se encuentran relacionados, ya que se trata de partes o autopartes de vehículos de locomoción terrestre. Es decir, todos son importantes para que el vehículo pueda funcionar en debida forma.

      La Corte consultante no envió copia de la contestación de la demanda presentada por la SIC. Debido a ello, mediante Auto de 20 de marzo de 2012 se resolvió no tenerla por contestada.

3. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la...