PROCESO 129-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 129-IP-2015

Interpretación prejudicial, de oficio, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Inversiones Jec S.A. Marca: “Aceite Caribe” (mixta). Expediente Interno: 2009-00319.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 823 de 18 de marzo de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00319.

El Auto de 13 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: Inversiones Jec S.A.

      Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia

      Tercero Interesado: Inversiones Arroz Caribe S.A.

      Bocadillo El Caribe S.A.

   2. Hechos:

   1. El 23 de marzo de 2007, Inversiones Jec S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) que se le concediera el registro del signo ACEITE CARIBE (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 575, página 302, de 31 de mayo de 2007.

   3. El 14 de junio de 2007, Bocadillos El Caribe S.A. formuló oposición contra la solicitud de registro sobre la base de la titularidad de la marca EL CARIBE, que distingue productos correspondientes a la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. El 13 de septiembre de 2007, Inversiones Arroz Caribe S.A. subsanó la oposición presentada en contra de la solicitud de registro sobre la base de la titularidad de las marcas CARIBE (mixta) y CARIBE (denominativa), que distinguen productos correspondientes a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   5. Mediante Resolución 53022 de 16 de diciembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro del signo ACEITE CARIBE (mixto) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el argumento que el signo solicitado para registro no era suficientemente distintivo respecto de las marcas opositoras, pues podría ocasionar riesgo de confusión indirecta en el público consumidor.

   6. Inversiones Jec S.A. presentó recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad industrial, mediante las Resoluciones 02940 de 29 de enero de 2009 y 09226 de 26 de febrero de 2009, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 53022 de 16 de diciembre de 2008.

   7. Inversiones Jec S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 53022 de 16 de diciembre de 2008, 2940 de 29 de enero de 2009 y 9226 de 26 de febrero de 2009, dictadas por la SIC.

   8. El 21 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

1. Argumentos de la demanda:

   9. Inversiones Jec S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

   – Entre el signo solicitado para registro y la marca registrada EL CARIBE no se genera conexión competitiva, pues los productos que identifican no pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza.

   – Aunado a lo anterior, señala que los productos amparados por las marcas ya registradas y los que espera distinguir la marca cuyo registro se denegó se comercializan en grandes hipermercados y, por consiguiente, el consumidor pasaría por alto la similitud existente entre los productos.

   – Adicionalmente, sostiene que el signo solicitado ACEITE CARIBE (mixto) es susceptible de registro para distinguir productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, pues es gráficamente distintiva de los signos opositores. De hecho, afirma que las marcas pueden coexistir en el mercado sin producir riesgo de confusión en el público consumidor.

2. Argumentos de la contestación a la demanda:

   10. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

       – Las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia.

       – Las marcas son fonética, gráfica y conceptualmente semejantes, de tal manera que pueden ocasionar riesgo de confusión directa e indirecta en el público consumidor, quienes podrían comprar el producto de una marca pensando que adquieren el de otra o asociar los productos que las mismas distinguen con un origen empresarial común.

   11. Inversiones Arroz Caribe S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente:

       – El signo solicitado ACEITE CARIBE (mixto) de la Clase 29 y las marcas CARIBE (mixta) y CARIBE (denominativa) de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, designan productos alimenticios confundibles y son fonética, ortográfica y conceptualmente idénticas.

       – Del análisis en conjunto de los signos en conflicto se debería excluir la palabra ACEITE, pues al ser un término genérico no podía otorgarse sobre el mismo el derecho de exclusividad a ningún titular.

       – El elemento predominante en ambos signos es la palabra CARIBE, lo que significa que las marcas en conflicto son idénticas desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual.

       – En las marcas comparadas lo que destaca es la expresión CARIBE, lo que determina que con independencia de los elementos gráficos que puedan acompañar a las marcas comparadas, el consumidor las relaciona como provenientes de un mismo titular.

       – El signo solicitado ACEITE CARIBE (mixto) no cumple el requisito de distintividad extrínseca por cuanto la misma es confundible con otras marcas con mejor derecho denominadas CARIBE (mixta) y (denominativa) cuyo titular es Inversiones Arroz Caribe S.A.

       – Los productos designados por ambos signos obedecen a la misma finalidad en cuanto se utilizan para el consumo humano, utilizan los mismos canales de comercialización, los mismos medios de publicidad y son complementarios entre sí.

   12. Bocadillos El Caribe S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente:

       – Si bien el signo solicitado incluye algunos elementos gráficos, predomina en ella el elemento denominativo compuesto por la expresión CARIBE, dado el contraste utilizado que resalta la expresión, así como la fuerza expresiva propia de las palabras. En consecuencia, el estudio de confundibilidad entre los signos se debe llevar a cabo teniendo en cuenta las expresiones en conflicto EL CARIBE y CARIBE, en sus aspectos ortográfico, fonético y conceptual.

       – Si se comparan ambos signos, el de la marca registrada y el del signo solicitado, teniendo en cuenta el aspecto denominativo y no el gráfico, se puede apreciar la existencia de un riesgo de confusión en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual. Además, el signo solicitado CARIBE (mixto) se pretende usar para distinguir aceites y grasas comestibles, productos comprendidos en la Clase 29, al igual que el signo solicitado EL CARIBE (mixto). Los signos comparados pertenecen a la misma clase y distinguen la misma clase de productos, generando un riesgo de confusión, toda vez que los signos se destinan a amparar productos competitivos.

       – Debido a que en ambas marcas predomina la expresión CARIBE, de utilizarse el signo ACEITE CARIBE (mixto) para comercializar los mismos productos, el consumidor medio creerá que está adquiriendo un producto de Bocadillos El Caribe S.A.

       – Dada la identidad absoluta que se presenta entre los signos y la conexión que se da entre los productos identificados por los mismos, se puede afirmar que el posible registro del signo solicitado ACEITE CARIBE (mixto) generaría con toda certeza confusión entre el público consumidor y tienen como único fin obtener un aprovechamiento económico indebido dada la calidad y aceptación de los productos ofrecidos por Bocadillos El Caribe S.A.

       – Los productos aceites y grasas se dirigen al mismo consumidor y, por tanto, comparten los mismos canales de distribución, comercialización y publicidad, son productos del mismo género y tienen la misma finalidad. En consecuencia, existe entre ellos una identidad absoluta.

       – Se trata de productos que tienen el mismo mercado, los mismos canales de comercialización, los mismo canales de distribución y tienen conexión competitiva, pues se expenden en los mismos lugares donde el comprador va a adquirir unos u otros y va a pensar que se trata de otra gama de productos de la misma empresa y, por lo tanto, hay posibilidad real de confusión entre el público consumidor, en cuanto al origen empresarial, lo que daría lugar a competencia desleal, al aprovecharse Inversiones Jec S.A., del buen nombre comercial de Bocadillos El Caribe S.A. para vender sus productos en el mercado.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   13. El Juez consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 139 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, no procede la interpretación solicitada por no tener relación con los antecedentes del caso.

   14. Sin perjuicio de ello, en...