PROCESO 129-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 129-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01643-2013-0-1801-JR-CA-06. Actor: PHILIP MORRIS BRANDS SARL. Marca: BEYOND (denominativa).

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 1643-2013-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 3 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 01643-2013-0-1801-JR-CA-06.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 28 de octubre de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: PHILIP MORRIS BRANDS SARL.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

   iii. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad PHILIP MORRIS BRANDS SARL (antes Philip Morris Products S.A.), solicitó el 13 de noviembre de 2011 el registro como marca del signo denominativo BEYOND, para amparar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. Reivindicó prioridad de la solicitud de registro 30 2010 065 794.4/34, presentada en Alemania el 26 de noviembre de 2006.

   2. Una vez publicada la solicitud, no se presentaron oposiciones.

   3. El 2 de septiembre de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 13608-2011/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro solicitado, argumentando confusión con la marca denominativa PASSION BEYOND REASON, registrada en Perú bajo el certificado No. 108454, para amparar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA S.A.

   4. La sociedad PHILIP MORRIS BRANDS SARL, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. El 21 de noviembre de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 2353-2012/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada.

   6. La sociedad PHILIP MORRIS BRANDS SARL, interpuso demanda contenciosa administrativa contra la anterior Resolución.

   7. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 18 de febrero de 2014, declaró infundada la demanda.

   8. El 7 de marzo de 2014, la sociedad PHILIP MORRIS BRANDS SARL, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA

      El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   10. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico, fonético y conceptual.

   11. Indica, que la frase PASSION BEYOND REASON tiene un significado muy específico: “pasión más allá de la razón”. Este es el concepto que se evocará en el público consumidor. Los dos signos están compuestos por expresiones en idioma inglés; poseen significados diferentes.

   12. Expresa, que el término BEYOND no es el relevante en la marca PASSION BEYOND REASON.

   13. Agrega, que en casos análogos la autoridad administrativa ha resuelto el asunto de otra manera. Se debe aplicar la misma línea de decisión.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

       Por parte del INDECOPI.

   14. Indica, que los signos en conflicto amparan los mismos productos.

   15. Argumenta, que el elemento relevante del signo registrado es BEYOND. Por tal motivo, los signos en conflicto son confundibles.

   16. Agrega, que el público consumidor se confundiría en cuanto al origen empresarial.

   17. Sostiene, que la palabra BEYOND no forma parte de ninguna otra marca registrada en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

   18. Expresa, que los signos en conflicto están compuestos por palabras en inglés que no son empleadas para los productos de la indicada clase 34. Por tal motivo, es difícil que el público consumidor conozca su significado en español.

   19. Arguye, que de todas maneras, entre los dos signos hay una conexión conceptual.

   20. Adiciona, que las resoluciones que esgrime el demandante pertenecen a casos completamente diferentes. Los registros de marcas no tienen relevancia más allá del caso concreto. El análisis de registrabilidad es discrecional.

       4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

   21. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 18 de febrero de 2014, declaró infundada la demanda. Argumentó que de coexistir los signos en el mercado, se podría generar confusión indirecta en el público consumidor.

       5. RECURSO DE APELACIÓN

   22. La sociedad PHILIP MORRIS BRANDS SARL, en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   23. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

       1- Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos de la misma clase 34, distinguidos por signos semejantes

       .

   24. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículo 134 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   25. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

       DECISIÓN 486

       (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución

.

(…)”.

6. Consideraciones.

26. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

    1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

    2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

    3. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos.

    4. Análisis de registrabilidad de signos conformados por palabras en idioma extranjero.

    6. ¿Es necesario realizar un análisis de conexión competitiva en el presente asunto?

    7. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. De oficio, autónomo, motivado e integral.

    1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

27. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar el registro del signo denominativo BEYOND. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

28. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, expedida en el marco del proceso 35-IP-2011 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011:

    Requisitos...