PROCESO 128-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 128-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia. Actor: Korigoma Ltda. Marca: Pockett Pullman (mixta). Expediente Interno: 127735-C

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS:

1. Mediante Oficio CAR/SNP/DGE 0015/2015 de 11 de marzo de 2015, recibido por courrier el 23 de marzo de 2015, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el procedimiento administrativo 127735-C.

2. Mediante Auto de 29 de abril de 2015, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante el Tribunal) decidió admitir a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

   1. ANTECEDENTES:

   Partes en el procedimiento administrativo:

   Solicitante de la cancelación: Korigoma Ltda.

   Titular de la marca objeto de cancelación: Pullman Industria y Comercio Ltda.

   Hechos:

3. El 30 de enero de 2014, Korigoma Ltda. solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) la cancelación del registro de la marca POCKET PULLMAN (mixta) de la Clase 20 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), por haberse convertido la marca en un signo común y genérico.

4. El 19 de mayo de 2014, Pullman Industria y Comercio Ltda. presentó memorial de respuesta, el cual se considera extemporáneo conforme decreto de 20 de mayo de 2014 debido a que el plazo de la contestación fenecía el 15 de mayo de 2014.

5. El 25 de julio de 2014, el SENAPI dictó la Resolución Administrativa 287/2014, la cual resolvió declarar fundada la acción de cancelación por conversión de la marca en un signo común o genérico. En consecuencia, se limitó el alcance del registro 127735-C correspondiente a la marca POCKETT PULLMAN (mixta), traduciéndose en el mantenimiento del derecho exclusivo sobre la palabra PULLMAN, con grafía y diseño especial y no así sobre la palabra POCKETT.

6. El 14 de agosto de 2014, Pullman Industria y Comercio Ltda. interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 287/2014.

7. El 1 de octubre de 2014, se dictó la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-215/2014, mediante la cual se resolvió rechazar el recurso y confirmar en todas sus partes la Resolución Administrativa 287/2014.

8. El 17 de octubre de 2014, Pullman Industria y Comercio Ltda. solicitó aclaración y complementación de la Resolución Administrativa DPI/OP/REV 215/2014, requiriendo además la interpretación del artículo 169 de la Decisión 486.

9. El 10 de noviembre de 2014, Pullman Industria y Comercio Ltda. interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV 215/2014 de 1 octubre de 2014 ante el Director de Propiedad Industrial del SENAPI. Solicitando además la designación de un perito dirimidor para la evaluación de la seriedad y representatividad del estudio de mercado realizado por la empresa Unicall-FactorH, así como la interpretación prejudicial facultativa acerca de la aplicación del artículo 169 de la Decisión 486 sobre el alcance de la cancelación por limitación, en el sentido de si la limitación hace referencia al signo registrado o a los productos o servicios reivindicados por el signo.

10. Mediante Oficio CAR/SNP/DGE 0015/2015 de 11 de marzo de 2015, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI solicita de forma específica la interpretación del artículo 169 de la Decisión 486 y realiza las siguientes preguntas:

    – ¿Cuál es el alcance específico del artículo 169 de la Decisión 486 con referencia a la marca cuya cancelación se solicita al amparo de este artículo y a los productos que ampara?

    – El artículo 169 refiere a la pérdida del carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio, en este entendido, se solicita la interpretación de tal extremo, aclarando, si es imperioso que el término del cual se reclama la cancelación debe necesariamente referir al nombre de la empresa titular como procedencia empresarial, o si puede reclamarse la cancelación de términos que no hagan referencia directa a la empresa titular del registro.

    – ¿Cuáles son los medios idóneos para demostrar la configuración de los presupuestos del artículo 169 de la Decisión 486, en sus literales a), b) y c) objeto de la presente interpretación?

    – Se interprete el alcance de los literales a), b) y c) del artículo 169 de la Decisión 486, a fin de poder analizarlos de forma concreta e individualizada dentro del proceso de cancelación que motiva la presente solicitud.

    – Si es necesaria la concurrencia y demostración de los tres literales contenidos en el artículo 169 de la Decisión 486, o la demostración de tan sólo uno de los literales es suficiente para proceder con la cancelación del signo demandado.

    Argumentos de la solicitud de cancelación:

11. Korigoma Ltda. sustentó su solicitud de cancelación sobre la base de los siguientes argumentos:

    - La palabra POCKETT ya no identifica un origen empresarial determinado. Su uso es necesario para las demás empresas competidoras del sector correspondiente por no existir una designación análoga del mismo para indicar el sistema utilizado en esta clase de colchones.

    - Se debe limitar el alcance de la protección de la marca quitándole al titular de la marca el derecho exclusivo sobre la palabra “POCKETT”, pues al ser un término referente a un sistema de fabricación no debería permanecer registrado como propiedad de nadie.

    - Si bien las normas de la Comunidad Andina adquieren el rango de ley en todo lo que se refiere a su aplicación en cuanto a la tramitación o sustentación de controversias relativas a cancelaciones de registros o limitación de uso de marcas, no debe perderse de vista que las disposiciones normativas procesales a ser igualmente utilizadas por el SENAPI son las contenidas en la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, el Decreto Supremo 27113 y el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del SENAPI, siempre y cuando este último guarde relación y concordancia con las normas sustantiva y adjetiva citadas precedentemente.

    - La Resolución DPI/OPO/REV-215/2014 de 1 de octubre de 2014, en sus páginas nueve y diez, fundamenta de manera clara que las normas para sustanciar las acciones de cancelación, son aquellas contenidas en la Decisión 486. No debiendo perderse de vista que el precitado marco legal tiene un carácter supranacional y, por ende, su aplicación es preferente a cualquier norma interna.

    Argumentos de la contestación:

12. Pullman Industria y Comercio Ltda. contestó la solicitud de cancelación señalando lo siguiente:

    - Deben concurrir los elementos contenidos en los tres incisos del artículo 169 de la Decisión 486 para probar que un signo se ha convertido en uno de uso genérico o común.

    - Los hechos no están subsumidos en las causales de cancelación de una marca determinadas por la norma comunitaria. No se han comprobado los extremos señalados en el artículo 169 de la Decisión 486.

    - Las pruebas aportadas por la demandante son simplemente indicios, por lo que la autoridad se habría basado en simples indicios para llegar a una conclusión abusiva e injusta.

    - Las conclusiones del estudio de mercado por Korigoma Ltda. indican porcentajes que son observables en su confiabilidad. Las cartas dirigidas por supuestas empresas a Korigoma Ltda., indicando que utilizan la denominación genérica POCKET, no cuentan con los criterios para ser valoradas como prueba pertinente tal como señaló el SENAPI en la Resolución Administrativa IF-11/2013 de 4 de junio de 2013 y en la Resolución Administrativa DGE/INFRAC/L-0187NN/2013 de 12 de diciembre de 2013.

    - La prueba ha sido parcial y defectuosamente valorada sin lograr la convicción necesaria para arribar a la conclusión de que la...