PROCESO 128-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 128-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 03407-2012-0-1801-JR-CA-07. Actor: ONE SMART START LIMITED Patente: “UNA UNIDAD COMPACTA DE COORDINACIÓN DE DETALLES DE CONTACTO Y MÉTODO”.

Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS:

La solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, remitida a este Tribunal mediante Oficio No. 3407-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de fecha 03 de septiembre de 2014, y recibido por este Tribunal el mismo día, en el marco del proceso interno No. 03407-2012-0-1801-JR-CA-07.

El auto emitido por el Tribunal el 20 de noviembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: ONE SMART START LIMITED.

   Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad ONE SMART START LIMITED, solicitó el 27 de septiembre de 2006 el otorgamiento de la patente de invención denominada: “UNA UNIDAD COMPACTA DE COORDINACIÓN DE DETALLES DE CONTACTO Y MÉTODO”. Esta solicitud se presentó reivindicando prioridad de las solicitudes extranjeras No. PCT/IL 2005/001044 y No. 176663 presentadas el 28 de septiembre de 2005 y el 02 de julio de 2006 en Israel.

   2. El 10 de diciembre de 2010, se emitió el Informe Técnico ODM No. 44-2010, mediante el cual se señaló que: “i) La patente solicitada constituye un método para el ejercicio de una actividad económica comercial, por lo cual no es patentable”.

   3. El 23 de febrero de 2011, la sociedad ONE SMART START LIMITED, dio respuesta al Informe Técnico mencionado. Adjuntó un nuevo pliego de veintidós (22) reivindicaciones; argumentó que la patente solicitada es patentable porque su objeto es eminentemente técnico y que sus reivindicaciones 1 a 7 y 17 a 22 están dirigidas a proteger un dispositivo, no a métodos de negocio.

   4. El 06 de mayo de 2011, se emitió el Informe Técnico ODM No. 44-2010/A, mediante el cual se señaló que: “i) El hecho de que una invención utilice programas informáticos que implementan métodos para el ejercicio de actividades económicas-comerciales2 no es patentable puesto que no aporta una contribución técnica, aparte de la normal interacción física entre un programa y el ordenador, red o aparato programable en que se ejecuta”.

   5. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 564-2001/DIN-INDECOPI de 18 de mayo de 2011, denegó la patente de invención solicitada.

   6. La sociedad ONE SMART START LIMITED, presentó Recurso de Apelación contra el anterior acto administrativo, señalando que el Informe Técnico ODM No. 44-2010/A no fue notificado.

   7. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 0348-2012/TPI-INDECOPI de 28 de febrero de 2012, resolvió el Recurso de Apelación, confirmando el acto administrativo recurrido.

   8. La sociedad ONE SMART START LIMITED, presentó demanda contencioso administrativa pretendiendo la nulidad del anterior acto administrativo, argumentando que se conculcó el derecho de defensa con relación al Informe Técnico ODM No. 44-2010/A.

   9. El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad en Temas de Mercado de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución No. Diez de 20 de septiembre de 2013, declaró infundada la demanda en todos sus extremos.

   10. La sociedad ONE SMART START LIMITED, presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia.

   11. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

       La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   12. Manifiesta, que el Informe Técnico ODM No. 44-2010/A debió ser notificado, ya que el mismo fue ordenado de oficio y fue emitido por un examinador de patentes externo al INDECOPI. En consecuencia, se transgredió el debido proceso, en particular el derecho de defensa.

   13. Sostiene, que dichos principios han sido protegidos por el Tribunal Constitucional, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, y la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   14. El INDECOPI contestó la demanda con base en los siguientes argumentos:

       – Indica, que el segundo párrafo del artículo 45 establece que es potestativo de la entidad notificar una segunda o sucesivas inconformidades, luego de que el solicitante absolviera la primera.

       – Agrega, que sin perjuicio de lo anterior, notificó a la demandante en dos (2) oportunidades: La Primera, cuando en una ocasión previa a su pronunciamiento de primera instancia notificó el Informe Técnico ODM No. 44-2010; y la segunda, cuando con su pronunciamiento de primera instancia notificó el Informe Técnico ODM No. 44-2010/A.

       – Manifiesta, que el artículo 46 establece la obligatoriedad de notificar el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos por una sola vez; y que es potestativo de la Entidad notificar las subsiguientes observaciones, estén o no sustentadas en opiniones de expertos sobre la materia.

       – Indica, que si no fuera así el proceso de concesión nunca acabaría. Se presentaría un círculo interminable.

       – Arguye, que recientemente la Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante Dictamen No. 01-2011, de fecha 17 de octubre de 2011, señaló que “la autoridad ÚNICAMENTE SE ENCUENTRA OBLIGADA A NOTIFICAR EL PRIMER INFORME TÉCNICO QUE SE RECABE CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PATENTE; constituyendo una facultad, y no una obligación, notificar los sucesivos informes técnicos que pudieran recabarse luego”.

       – Manifiesta, que las sentencias de la Corte Superior que ha adjuntado la demandante a fin de sustentar su demanda constituyen pronunciamientos pasados, que ya han sido modificados por la misma corporación.

       – Indica, que el Informe Técnico ODM No. 44-2010/A no constituye una prueba de oficio, sino un informe dado por un experto de la misma autoridad administrativa.

       4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

   15. El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad en Temas de Mercado de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución Diez de 20 de septiembre de 2013, declaró infundada la demanda en todos sus extremos, argumentando que:

       – La actora omite indicar cuál es la prueba de oficio que practicó el INDECOPI. No obstante, en lo que respecta al Informe Técnico, debe señalarse que se trata de una facultad de la administración, que ni siquiera alcanza a revestir la calidad de prueba de oficio.

       – Agrega, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que el procedimiento de patentes no cuenta con etapa probatoria como tal, sino que la oficina de patentes debe analizar con todos los elementos técnicos, científicos y humanos que posee, si el objeto de la solicitud es patentable.

       – De conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 era obligatorio notificar el primer Informe Técnico. La decisión de notificar por segunda y sucesivas veces los posteriores Informes Técnicos que se emitan es potestativa de la administración, en tanto se encuadra dentro de la segunda parte del referido artículo 45.

       5. RECURSO DE APELACIÓN.

   16. La sociedad ONE SMART START LIMITED, en el escrito de Recurso de Apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agregó lo siguiente:

   17. La sentencia de primera instancia realiza una lectura equivocada de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, ya que:

       - Dichas disposiciones de menor rango no pueden contravenir los preceptos que consagra la...